Верховный Суд РФ опубликовал Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденный Президиумом ВС 15 ноября. Документ содержит 17 правовых позиций и подготовлен для обеспечения единообразного подхода к разрешению судами данной категории дел.
Содержание Обзора
В преамбуле документа ВС напомнил, что товарный знак (знак обслуживания) – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В Обзоре поясняется, что действия по приобретению прав на товарный знак, по его использованию и применению правообладателем конкретных мер защиты могут быть признаны судом недобросовестными и ему может быть отказано в защите права. При этом учитывается совокупность конкретных обстоятельств дела, свидетельствующих о неразумном и недобросовестном поведении, которые приводят к нарушению баланса интересов участников правоотношений.
В п. 1 документа отмечено, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Суд рассмотрел спор, в котором общество являлось правообладателем товарного знака, зарегистрированного в отношении ряда товаров и (или) услуг. Ранее товарный знак использовался самим обществом и его правопредшественником в целях индивидуализации товаров в хозяйственной деятельности. Однако в силу производственных проблем товары, маркированные указанным товарным знаком, на момент рассмотрения дела судом истцом не производились.
Согласно п. 2 приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.
В п. 3 ВС подчеркнул, что оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным. Отмечается, что единожды установленное злоупотребление правом при регистрации конкретного товарного знака порождает право для заинтересованных лиц оспорить предоставление правовой охраны соответствующему знаку, но до тех пор, пока на основании возражения правовая охрана не будет прекращена. Исключительное право на такой товарный знак действует в отношении третьих лиц без ограничений, а в отношении тех лиц, по отношению к которым установлена недобросовестность, – с учетом установленного факта недобросовестности.
В п. 4 обращено внимание что, если действия правообладателя товарного знака не соответствуют критериям добросовестного поведения, суд выносит на обсуждение сторон вопрос об обстоятельствах, связанных с таким поведением.
В п. 5 Обзора указано, что суд дает оценку действиям правообладателя товарного знака как добросовестным или недобросовестным с учетом обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров. В данном пункте, в частности, рассмотрен случай, где в деле по иску правообладателя товарного знака к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд установил аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер заключенного ими лицензионного договора, сделал вывод о недобросовестности действий истца и отказал в удовлетворении его требования.
Как разъяснено в п. 6, действия лица, связанные с приобретением товарного знака, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, ранее принадлежавшим этому лицу, правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ), признаны злоупотреблением правом, поскольку они были направлены на преодоление вступившего в законную силу судебного акта и препятствовали иному лицу осуществить регистрацию товарного знака и использовать его.
Исходя из п. 7, действия лица, связанные с регистрацией в качестве товарного знака обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака иного лица, если этот элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями, признаны судом недобросовестными. ВС напомнил, что товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен вводить в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара (подп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
В соответствии с п. 8 не подлежит удовлетворению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица в случае, если оно подано исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак. ВС представил в качестве примера случай, в котором суд пришел к выводу о том, что предприниматель, подавая возражение в Роспатент, не преследовал цель защитить свое исключительное право на противопоставленный товарный знак, а стремился к созданию препятствия для добросовестного использования иностранной компанией своего товарного знака, причинению вреда компании и лишению ее права на принадлежащее ему средство индивидуализации, а следовательно, злоупотребил правом.
В п. 9 указано, что действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве добросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии отсутствуют доказательства иного.
ВС пояснил, что в деле о признании недействительным решения Роспатента, рассматриваемом по правилам главы 24 АПК РФ, правообладатель противопоставленного товарного знака не является стороной спора и на него как на третье лицо не может быть возложена обязанность доказывать использование этого знака (п. 10).
В следующем пункте Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак, в виде запрета на реализацию продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, если эта продукция была ввезена на территорию РФ для введения в оборот без согласия правообладателя товарного знака, суду необходимо оценить добросовестность действий этого лица.
Как следует из п. 12, для квалификации действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции суду следует установить, отвечают ли такие действия совокупности условий, определенных ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. и п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции.
В п. 13 подчеркнуто, что для оценки действий правообладателя по приобретению и использованию или только по приобретению исключительного права на товарный знак как недобросовестной конкуренции суду следует установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
Согласно п. 14 Обзора в ходе рассмотрения иска о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак суд разрешает частный спор, определяя наличие или отсутствие недобросовестной конкуренции в действиях ответчика по отношению к истцу, а не иным лицам.
В п. 15 ВС констатировал, что прекращение правовой охраны товарного знака судом не препятствует возможности признания недобросовестной конкуренцией конкретных действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак, если такие действия были совершены на момент подачи заявки на его регистрацию.
Отсутствие оснований для выдачи предупреждения об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного ст. 14.8 Закона о защите конкуренции, не препятствует антимонопольному органу принять решение о возбуждении дела или прекращении его рассмотрения (п. 16).
Согласно п. 17 факт осведомленности заявителя об использовании другим лицом обозначения при подаче заявки на регистрацию товарного знака устанавливается судом с учетом того, насколько широко используется это обозначение, насколько оно оригинально и узнаваемо.
Оценка документа экспертами
Патентный поверенный, сооснователь компании «ИНТЕЛАЙТ» Ирина Бабинцева считает, что положения судебных решений, отраженных в Обзоре, имеют большое значение для всех предпринимателей. «Сейчас все меньше и меньше остается свободных названий для бизнеса. Каждый год подается более 100 000 заявок на регистрацию товарных знаков. Практически все привлекательные названия уже заняты. Многие названия заняты “бренд-сквоттерами” с целью их продажи или взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков. Путь прекращения товарного знака по неиспользованию – единственный выход для бизнеса получить привлекательное название», – пояснила она.
Ирина Бабинцева отметила, что положения документа о том, что, если есть лицензионный договор в отношении товарного знака, необходимо все равно представлять доказательства реального использования товарного знака, существенно усложняют недобросовестную деятельность «бренд-сквоттеров».
Эксперт добавила, что в каждом деле по защите права на товарный знак суду необходимо устанавливать цель истца, а также выяснить, добросовестны ли его действия. «Товарный знак не может служить цели наживы на тех предпринимателях, кто вовремя не зарегистрировал товарный знак. Суд должен стоять на защите добросовестных предпринимателей и отсекать тех, у кого нет намерения использовать товарный знак для производства товаров и оказания услуг», – уверена Ирина Бабинцева.
Патентный поверенный, управляющий партнер АБ «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов полагает, что данный тематический обзор можно условно назвать «О злоупотреблении правом со стороны правообладателей», так как теме судебной оценки злоупотребления правом и недобросовестности поведения в отношениях по поводу нарушения и оспаривания исключительного права на товарный знак в документе уделено, по существу, главенствующее внимание.
Он подчеркнул, что злоупотребление правом в сфере товарных знаков и интеллектуальных прав в целом – это явление очень сложное для корректной оценки. В настоящий момент на злоупотребление правом в действиях другой стороны судебного спора ссылаются очень часто. «Суды стали также часто использовать этот правовой механизм как некую возможность отойти от формально законного решения, когда оно кажется несправедливым. Но справедливость как категория в гражданско-правовых спорах не определена ни законом, ни судебной практикой», – указал эксперт.
Как считает Алексей Залесов, злоупотребление правом становится несколько «дежурным аргументом» тяжущихся сторон и также все легче и легче входит в текст судебных актов в сфере интеллектуальной собственности, а иногда и без детального обоснования позиции суда. В таком случае возникает ощущение недосказанности и возникает риск противоречивых позиций судов. Эксперт заметил, что в Обзоре прослеживается несколько неопределенное отношение к таким фактам, как взыскание компенсации правообладателем товарного знака с нарушителя, когда сам правообладатель не использует свой собственный знак или нет использования со стороны единственного лицензиата. «Так, в п. 1 Обзора правомерно указано, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Но в п. 5 разъяснено, что суд дает оценку действиям правообладателя товарного знака как добросовестным или недобросовестным с учетом обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров, а именно учитывает факт реального выпуска товара лицензиатом (вид использования товарного знака правообладателем)», – отметил он.
Алексей Залесов подчеркнул, что неиспользование товарного знака как самим правообладателем, так и лицензиатом и предъявление иска о взыскании компенсации не являются ни злоупотреблением правом, ни недобросовестными действиями, так как целью правообладателя является не причинение вреда ответчику, а собственное обогащение за счет получения компенсации, причем обогащение законное. Он обратил внимание, что законом предусмотрено взыскание компенсации вместо требования о взыскании убытков. «В условиях, когда правообладатель ничего не производит, убытков в виде упущенной выгоды от хозяйственной деятельности ответчика у него нет, если только таковыми не считать недополученные лицензионные платежи (если бы ответчик обратился к правообладателю за лицензией). Поэтому в данных случаях суд мог отказать не использующему свой товарный знак правообладателю без ссылки на недобросовестность или злоупотребление правом, просто указав на отсутствие убытков и неправомерность взыскания компенсации в этой ситуации», – уточнил эксперт.
Руководящий юрист BIRCH LEGAL Алексей Дарков полагает, что на сегодняшний день наблюдаются очевидные последствия «ухода» иностранных правообладателей – последующие конфликты, связанные с действиями российских компаний, стремящихся заменить ушедшие бренды. По его мнению, очевидно, что подготовка данного Обзора отражает крайнюю актуальность всех изложенных в нем вопросов, в первую очередь для арбитражных судов. «Стоит признать, что сфера интеллектуальной собственности является в некотором роде обособленной, что подтверждается наличием специализированного Суда по интеллектуальным правам. Поэтому такого рода обзоры являются крайне полезными для практического применения самими судами. Например, в преамбуле можно найти перечень основных разъяснений по теме, а также наиболее актуальные выработанные позиции судов с 2015 г.», – отметил он.
Эксперт считает, что стоит обратить внимание на п. 11 Обзора, где рассматривается интересный случай реализации банком (залогодержателем) товара, ввезенного залогодателем с разрешения правообладателя. Это интересная позиция, которая потенциально может получить развитие по делам о параллельном импорте, убежден Алексей Дарков. Он также подчеркнул, что заголовок п. 14 Обзора относится к специальной ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, а не ко всем случаям недобросовестной конкуренции.
Юрист практики интеллектуальной собственности Capital Legal Services Виктор Калужский считает, что Обзор является идейным продолжением разъяснений Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «Важно, что помимо вопросов, связанных с недобросовестным обращением правообладателей за защитой своих прав на товарные знаки, документ отдельно рассматривает более изощренные способы злоупотребления правами», – полагает эксперт.
Виктор Калужский отметил п. 6 Обзора, в котором суд применил ст. 10 ГК РФ к правообладателю, который не использовал свой товарный знак, но каждые три года регистрировал схожий товарный знак, тем самым не позволяя другим лицам прекращать эти товарные знаки в связи с неиспользованием: «Остается надеяться, что указанная практика будет распространяться не только на действия по регистрации товарных знаков, но и на регулярную подачу заявок на регистрацию одного и того же товарного знака без оплаты установленных пошлин».
Примечателен, по мнению Виктора Калужского, и п. 11 Обзора: согласно фабуле правообладатель обратился с иском к банку, получившему в рамках договора залога оригинальное медицинское оборудование, ввезенное в Россию без согласия правообладателя. Удовлетворение требования правообладателя с учетом ограничений, введенных на экспорт медицинского оборудования из России, приводило к невозможности реализации предмета залога.
Эксперт отметил, что, учитывая фактические обстоятельства дела, где правообладатель не предъявлял аналогичных требований к импортерам товара, а выбрал своей целью банк, при этом отказался выкупить у него медицинское оборудование или предоставить согласие на его ввоз, суд указал, что правообладатель не смог обосновать, какой разумный экономический интерес лежит в основе его требования, в связи с чем признал действия по обращению с таким иском злоупотреблением правом. «На мой взгляд, следует согласиться с данной позицией, поскольку в силу позиции КС РФ такое оригинальное оборудование не может быть уничтожено, правообладатель без какой-либо мотивировки отказался от выкупа оборудования или предоставления согласия на его дальнейшее использование, а банк не может самостоятельно использовать его по назначению. В данном случае запретом реализации такого оборудования достигался бы примерно такой же экономический эффект, что и при его уничтожении»,– прокомментировал Виктор Калужский и заключил, что Обзор окажется полезным аргументом в спорах, где возникает вопрос о возможном злоупотреблении исключительными правами на товарные знаки.
