7 февраля Верховный Суд вынес Определение № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021 о взыскании убытков в пользу двух иностранных модных домов с российской предпринимательницы, торговавшей контрафактной продукцией люксовых зарубежных брендов.
Компания «Шанель САРЛ» является обладателем исключительных прав на товарный знак Chanel по свидетельству РФ и на такой же товарный знак по международной регистрации, а компания «Кристиан Диор Кутюр С.А.» также является обладателем исключительного права на товарный знак Christian Dior по международной регистрации. Их товарные знаки, помимо прочего, зарегистрированы на товары девятого класса МКТУ «солнцезащитные очки», которые признаны общеизвестными на территории России.
Обе компании обратились в суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Ольги Прудниковой убытков в размере 125,5 тыс. руб. В иске отмечалось, что ответчик продавала в пятигорском магазине солнцезащитные очки с изображением и надписью, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, что впоследствии послужило основанием для привлечения ИП к административной ответственности (дело № А63-3402/2019).
Суд удовлетворил иск со ссылкой на доказанность истцами наличия совокупности условий для взыскания с предпринимателя убытков в заявленном размере, апелляция и кассация поддержали это решение. При этом суды согласились с расчетом истцов размера убытков, определенным исходя из цены на оригинальную продукцию, актуальной на дату изъятия контрафактной продукции, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции. Они сочли, что такая цена является неполученным доходом, который правообладатели получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их исключительные права не были нарушены.
Рассмотрев кассационную жалобу Ольги Прудниковой, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ напомнила, что при определении размера упущенной выгоды учитываются принятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК РФ). В обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять как доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, так и любые иные доказательства возможности ее извлечения. В свою очередь должник может доказывать, что упущенная выгода не была бы получена кредитором. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с иными убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
В делах о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. Размер подлежащих возмещению убытков устанавливается с разумной степенью достоверности, с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, то при разрешении споров по поводу ее возмещения нужно учесть, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.
Суд заметил, что возмещение убытков как мера ответственности носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Убытки в форме упущенной выгоды возмещаются, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота либо при совершении принятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена из-за неправомерных действий ответчика. При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение было единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.
«В обоснование своих требований истцы указали на реализацию предпринимателем контрафактного товара, на неполучение ими доходов, которые они могли бы получить при продаже его оригинала, – отмечено в определении ВС. – Между тем судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о сходствах и различиях оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара, т.е. о реальной возможности получения правообладателями доходов при продаже предпринимателем контрафактного товара, стоимость которого истцами приравнена к оригиналу, и возмещении убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере».
ВС добавил: нижестоящие инстанции также не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке, так как нарушитель создает явно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие. Также не было представлено доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию. «Оценивая упущенную выгоду правообладателя, суду необходимо установить его неполученный доход, учесть, что он не будет в прямой зависимости от количества проданных контрафактных товаров, т.е. не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара. Наличие вступившего в законную силу судебного акта по делу № А63-3402/2019 о привлечении предпринимателя к административной ответственности само по себе не исключает обязанность истцов доказать совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность взыскания убытков в виде упущенной выгоды», – заключил Верховный Суд и вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Патентный поверенный, старший юрист патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Анастасия Залесова отметила, что ВС напомнил всем участникам экономического оборота, как важно с самого начала выбрать правильную стратегию для эффективной защиты своего исключительного права на товарный знак. «Во-первых, в этом деле одним из ключевых моментов оказался выбор между способами защиты исключительного права (в данном случае между взысканием убытков и компенсацией). В иске было запрошено именно взыскание убытков, а их доказывание всегда сопряжено со сложностями. Напомним, что при взыскании компенсации истец не обязан доказывать точный размер причиненных ему убытков и причинно-следственную связь с конкретными действиями ответчика. Достаточно обосновать объем нарушения в общем виде и запросить соответствующую компенсацию. Разумеется, и при требовании компенсации целесообразно привести фактические аргументы в пользу именно того размера компенсации, на который указано в иске, ведь суд может снизить размер запрошенной компенсации вплоть до минимальной установленной законом в 10 тыс. руб.», – пояснила она.
Во-вторых, по словам эксперта, ВС было наглядно продемонстрировано, что при обосновании размера причиненных убытков в виде упущенной выгоды не следует руководствоваться только общими принципами. «Крайне желательно оценивать (и подкреплять доказательствами) каждую ситуацию индивидуально, и в этом деле указание на принцип “одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции” мог быть оценен как некорректный. Суд учел все обстоятельства по делу: вид товаров (повседневные, люксовые); способ реализации товаров; осведомленность потребителей; разницу в стоимости оригинала и контрафакта и другие обстоятельства. Показано, что стандарт доказывания убытков требует достоверного подтверждения факта, что произошла взаимозамена оригинального и контрафактного товаров, а не простого утверждения этого тезиса», – подчеркнула Анастасия Залесова.
В-третьих, по словам эксперта, существует достаточно частая практика подачи гражданского иска после успешного привлечения к административной ответственности нарушителей прав на товарный знак по ст. 14.10 КоАП РФ. «Это удобно с практической точки зрения (доказательства собраны полицией или таможней) и отвечает желаниям правообладателя “наказать” нарушителя “длинным рублем”. В свете вынесенного судебного акта надо помнить, что факт привлечения к административной ответственности не гарантирует “автоматического” удовлетворения исковых требований судами именно из-за проблемы представления надлежащих убедительных доказательств точного размера упущенной выгоды правообладателя от конкретного нарушения», – пояснила Анастасия Залесова.
Адвокат АК «Кожанов и партнеры» Виктор Кожанов полагает, что позиция Верховного Суда заслуживает одобрения, поскольку многие вопросы не исследовались в суде первой инстанции, которому достаточно было самого факта реализации контрафактного товара, установленного судебным актом по делу о привлечении к административной ответственности. «Если говорить по существу, то выводы ВС усложняют процесс доказывания взыскания недополученных доходов в результате реализации контрафактного товара. Теперь правообладателям необходимо доказать, что именно из-за реализации контрафактных товаров он напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию. А для этого придется детально изучать вопросы о сходствах и различиях оригинальных и контрафактных товаров, включая вопросы ценовой сегментации, чтобы определить, мог ли все же потребитель понимать, что покупает у нарушителя оригинальный товар и его не вводят в заблуждение», – заметил он.
По мнению эксперта, использовать формулу расчета недополученного дохода путем умножения стоимости оригинального товара на количество реализованного контрафактного товара все же возможно, но только при наличии, что реализованный контрафактный товар был очень схож с оригинальным и находился с ним в одной ценовой категории для определенного класса потребителей. «Тем не менее, когда контрафактный товар под видом оригинального (к примеру, люксового ценового сегмента) реализуется из уличной палатки, а его стоимость в разы меньше стоимости оригинального товара, говорить о недополученном доходе правообладателя просто недопустимо. Выводы ВС РФ усложнили правообладателю доказывание причинения убытков в виде упущенной выгоды от реализации нарушителем контрафактных товаров, а в определенных случаях, следуя все той же позиции судебной коллегии, и вовсе исключили саму возможность их причинения», – заключил Виктор Кожанов.
Старший юрист, руководитель практики сопровождения коммерческой деятельности Maxima Legal Дмитрий Урякин отметил, что ВС не впервые предъявляет повышенные требования к обоснованию упущенной выгоды по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав. «Например, в деле предприятия “Сенсор” (Определение ВС РФ от 13 апреля 2021 г. № 309-ЭС17-15659) было сказано, что сам по себе вывод на рынок контрафактного товара не презюмирует наличие у правообладателя упущенной выгоды. Это значит, что для ее взыскания потерпевшему правообладателю нужно на общих основаниях доказывать приготовления к извлечению дохода, а также то, что этот доход не был получен исключительно ввиду действий нарушителя», – напомнил он.
Подобная логика, по словам юриста, была воспроизведена и в комментируемом определении ВС. «Суд справедливо отметил, что правообладатель и нарушитель реализуют собственную продукцию на разных товарных рынках. В силу отсутствия между ними конкурентных отношений выпуск нарушителем контрафактной продукции не перераспределял покупательский спрос на рынке. Поэтому в этом случае нельзя было говорить, что каждое контрафактное изделие вытесняло с рынка такое же оригинальное изделие. По этой же причине правообладателю было неправильно рассчитывать упущенную выгоду по модели “один к одному”, а следовало либо взыскивать неправомерно полученные нарушителем доходы, либо ординарную компенсацию», – полагает Дмитрий Урякин.
Адвокат, партнер, руководитель практики по интеллектуальной собственности BIRCH LEGAL, старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Тиллинг отметила, что в этом деле ВС не ставил под сомнение факт правонарушения исключительных прав. «Отправляя дело на пересмотр в суд первой инстанции, ВС РФ перечислил ряд важных обстоятельств, которые определяют размер убытков и причинно-следственную связь их возникновения. Важно отметить, что в соответствии со ст. 1515 ГК РФ у правообладателя есть право выбора меры гражданско-правовой ответственности: вместо взыскания убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Компенсация является альтернативной мерой и не требует доказательства убытков. В этом деле истцы выбрали в качестве меры ответственности именно взыскание убытков, а не компенсации. При этом ранее некоторые положения вышеуказанной статьи были признаны Конституционным Судом РФ частично не соответствующими Конституции (постановления КС РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П и от 24 июля 2020 г. № 40-П)», – напомнила она.
Дела, в отношении которых КС РФ рассматривал соответствующие заявления, по словам эксперта, были связаны с исками о нарушении исключительных прав и взыскании компенсации именно против ИП. «Представляется, что в этом конкретном деле ВС РФ также использовал подход, который применялся КС, заключающийся в том, что взыскание убытков/компенсации за нарушение интеллектуальных прав является институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ) и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота», – предположила Екатерина Тиллинг.
