1 декабря Верховный Суд вынес Определение № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021, в котором он, в частности, напомнил, что факт включения определенных товаров или услуг в один и тот же класс Международной классификации товаров и услуг не означает их однородность.
ООО «Инвестиционная компания «Молодые и Красивые» является обладателем исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) «Лепим и Варим» в отношении услуг 35, 39, 40, 43 класса МКТУ согласно свидетельствам № 586449, 644097, 644098, 764000, 764001, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «Свежие Пельмени». В свою очередь, ООО «Спар Миддл Волга» является обладателем исключительного права на товарный знак «ЛепимВарим» по свидетельству № 829254, зарегистрированный в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, в том числе пельмени и вареники, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «Лепим», «Варим».
«ИК «Молодые и Красивые» обратилась в суд с иском к «Спар Миддл Волга» о запрете любого использования обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», сходных до степени смешения с товарными знаками «Лепим и Варим» в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, в том числе услуг общепита, закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, по приготовлению блюд и доставке их на дом, при осуществлении упаковки и хранения товаров, замораживании пищевых продуктов; а также в различной рекламе. Кроме того, истец просил суд обязать ответчика исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из соцсетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», отличные от комбинированного товарного знака общества.
В обоснование исковых требований компания ссылалась на нарушение ее исключительных прав на знаки обслуживания путем использования сходного с ними до степени смешения обозначения в деятельности подконтрольных «Спар Миддл Волга» отделов кулинарии, являющейся однородной услугам, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца. «ИК «Молодые и Красивые» также требовала взыскать с ответчика 21 млн руб. компенсации, 1,3 млн руб. расходов на сбор доказательств, а также установить для общества судебную неустойку в случае неисполнения требования о запрете на использование обозначения «Лепим Варим» в размере 10 тыс. руб. за каждый день такого неисполнения.
Суд удовлетворил иск частично, указав на доказанность нарушения ответчиком исключительных прав компании и признав деятельность «Спар Миддл Волга» по реализации готовой кулинарной продукции однородной деятельности истца, для индивидуализации которой зарегистрированы знаки обслуживания последнего. Он запретил «Спар Миддл Волга» любое использование обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», и обязал общество исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из соцсетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие эти словесные элементы, отличные от комбинированного товарного знака ответчика № 829254. Также с ответчика была взыскана компенсация в размере 5,2 млн руб. и 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. В дальнейшем апелляция и СИП РФ поддержали такие выводы.
Изучив кассационную жалобу «Спар Миддл Волга», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда назвала верными выводы нижестоящих инстанций о наличии сходства до степени смешения знаков обслуживания истца и использованного ответчиком обозначения «Пельмени Лепим Варим», при этом они верно установили, что использование такого обозначения начато ответчиком до даты приоритета товарного знака № 829254 (7 июня 2021 г.); после вышеуказанной даты ответчик продолжил использовать это обозначение, в котором содержится лишь неохраняемый элемент вышеуказанного товарного знака, являющийся сильным элементом знаков обслуживания компании. В связи с этим, указал ВС, нет оснований для переоценки выводов судов в этой части.
В то же время Экономколлегия отметила, что в этом деле не был произведен анализ однородности, а выводы судов касательно удовлетворения требования о запрете использования обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», сходных до степени смешения с товарными знаками компании, в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ были сделаны без учета положений ГК РФ. Для удовлетворения требований о пресечении или о запрете на будущее ответчик должен совершать такое деяние или готовиться к нему. Соответственно, истец должен это доказать, а суд обосновать – какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть угроза его реального совершения. При этом требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно касаться конкретных действий.
Содержащиеся в разных классах МКТУ объекты могут считаться однородными, такая однородность может существовать также между товаром и услугой. Факт включения определенных товаров или услуг в один и тот же класс МКТУ не означает их однородность. В рамках международной классификации под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. В этом деле суды указали на использование ответчиком обозначения «Пельмени Лепим Варим» при маркировке пельменей и вареников собственного изготовления, вводимых в гражданский оборот на одном из прилавков отдела кулинарии в магазинах розничной торговли SPAR и EVROSPAR.
По мнению нижестоящих судов, хотя деятельность по реализации готовой кулинарной продукции и деятельность кафе не идентичны между собой, они имеют сходное назначение (удовлетворение потребности в готовых для потребления пищевых продуктов), взаимозаменяемы в сфере услуг общепита и, соответственно, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Отклоняя довод «Спар Миддл Волга» об использовании им своего товарного знака, суды отметили, что товарный знак ответчика зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ, а ответчик фактически ведет однородный с истцом вид деятельности по приготовлению и реализации готового к употреблению продукта. «При этом суды проанализировали и сделали вывод лишь об однородности услуги кафе 43 класса МКТУ, для которой предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания № 586449, 644098, и деятельности ответчика по реализации готовой кулинарной продукции в отделах кулинарии; выводы с обоснованием однородности данной деятельности и услуг общественного питания, закусочных, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом в судебных актах отсутствуют. Кроме того, из содержания судебных актов не усматривается, что, запрещая ответчику использование сходного со знаками обслуживания обозначения, суды провели анализ однородности услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, приведенных в резолютивной части решения, и деятельности ответчика с использованием такого обозначения, – указал ВС.
В этом деле, также заметил Суд, СИП РФ указал, что отсутствие развернутого анализа однородности рубрик, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с деятельностью ответчика по приготовлению и реализации готового к употреблению продукта, что охватывается услугами общепита, не служит недостатком, влекущим отмену судебных актов. Однако кассация не учла, что в перечне услуг, для которых предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания № 644097, 764000, 764001, отсутствуют услуги 43 класса МКТУ: как услуги общественного питания, так и услуги закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, по приготовлению блюд и доставке их на дом. При этом в перечне услуг, охраняемых по знакам обслуживания № 644097, 644098, содержатся услуги 35 класса: распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; по знакам обслуживания № 764000, 764001 – это услуги 39 и 40 классов МКТУ: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов.
«Все эти услуги перечислены в резолютивной части решения. Однако, запрещая обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы “ЛепимВарим” и “Пельмени ЛепимВарим”, сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца, суды не обосновали и не привели соответствующих доказательств оказания ответчиком третьим лицам услуг, однородных услугам: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов; реклама, рекламные материалы, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама в компьютерной сети, – отмечено в определении. – Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (ст. 1477, 1481, 1482 ГК). Для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию. Ссылок на такие доказательства в судебных актах не имеется».
Следовательно, заключил Суд, нижестоящие инстанции фактически не установили объем правовой охраны знаков обслуживания истца и основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на каждый из знаков обслуживания, что является значимым с учетом несовпадения перечня услуг знаков обслуживания истца, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и влияет на исполнимость судебного акта в части запрета ответчику совершения определенных действий. Отсутствие анализа однородности всех услуг, указанных в резолютивной части решения, и деятельности ответчика с использованием спорного обозначения, а также ссылок на соответствующие доказательства и обоснования влечет неопределенность при установлении объема правовой охраны знаков обслуживания истца против их использования в отношении однородных услуг, противоречит положениям законодательству и сложившейся судебной практике.
В связи с этим требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации не подлежит удовлетворению, подчеркнул Верховный Суд. Удовлетворение судом требования истца об обязании ответчика исключить из соцсетей и с любых иных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», отличные от комбинированного товарного знака «Спар Миддл Волга» № 829254, является общим запретом и не соответствует положениям ст. 1250, 1252 ГК РФ. Кроме того, в производстве СИП РФ находятся дела № СИП-670/2022, СИП-676/2022, которые возбуждены по заявлениям кассатора о признании недействительными решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны знакам обслуживания № 664098, 586449, результат рассмотрения которых может повлиять на разрешение дела. Таким образом, ВС отменил судебные акты нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.
Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры» Ирина Озолина считает, что определение Верховного Суда поднимает ряд интересных правовых вопросов: соотношение прав на более ранний и более поздний товарные знаки при наличии в обоих знаках элементов со слабой различительной способностью; пределы допустимого использования чужих товарных знаков, если такое допустимое использование признается; однородность товаров услугам и необходимость исследования этой однородности.
«Все эти вопросы актуальны, насущны, периодически встречаются в судебной практике, но нельзя сказать, что они разрешены раз и навсегда. Это определение ВС РФ также не поставило точку в этих вопросах, оно, скорее всего, привлекает внимание не из-за правовых оснований для отмены судебных актов предыдущих инстанций, а из-за самих знаков, которые были предметом спора. Конечно, вопрос о том, можно ли запрещать производителям пельменей использовать словосочетание “Лепим и варим”, заслуживает внимания профессионального юридического сообщества. Дело интересно и неоднозначно еще и потому, что в картотеке арбитражных дел есть данные о том, что ответчик оспаривал действительность всех пяти знаков, которые были предметом рассмотрения в деле о нарушении, все дела дошли до Суда по интеллектуальным правам, и в одном из дел СИП установил, что для некоторых услуг 43 класса различительная способность у товарного знака появилась в результате использования: то есть потребители знают сеть пельменных “Лепим и Варим” и отличают эту сеть от других именно по этому названию», – заметила эксперт.
По словам Ирины Озолиной, данное дело наглядно показывает противоречие между желанием производителей товаров и услуг массового спроса использовать простые и ассоциативные названия в качестве брендов (рестораны «Мясо», кулинарии «Едим дома» и пр.), которые со временем действительно становятся брендами и узнаются потребителями, то есть действительно приобретают различительную способность, – и несправедливостью запрета использовать эти слова конкурентам. «Здесь налицо необходимость выработки практикой концепции использования товарного знака не в качестве средства индивидуализации, о чем достаточно часто говорят в профессиональной литературе. То есть хорошо бы иметь устойчивую судебную практику, если производитель пельменей пишет в меню: “мы лепим и варим при Вас” – это неиспользование товарного знака “Лепим и Варим”, поскольку оно использовано не как средство индивидуализации, не как бренд. В рассматриваемом споре слова “Лепим и Варим” использовались ответчиком именно как средство индивидуализации, то есть при доказанности однородности нарушение есть, но это средство индивидуализации было зарегистрировано в качестве товарного знака, что подразумевает, что сходства до степени смешения с товарными знаками истца Роспатент при регистрации не усмотрел. К тому же, суды руководствуются подходом о том, что нельзя запретить использовать правообладателю зарегистрированный товарный знак до тех пор, пока он не признан недействительным (очень противоречивый подход, вызывающий много проблем на практике)», – заметила Ирина Озолина.
Она предположила, что Роспатент, вероятно, не усмотрел сходства между двумя знаками, поскольку не счел товары 30 класса (пельмени) однородными услугами 43 класса (услуги общественного питания), и уже тем более услугами 35 класса (продвижение товаров третьих лиц), 39 (транспортировка, упаковка, доставка) и 40 (замораживание, консервирование и пр.). «Поскольку каждый товарный знак в этом споре зарегистрирован для узкого перечня услуг (и в этом тоже есть какая-та стратегия правообладателя, которая тоже может иметь значение для дела), вывод ВС о том, что анализ однородности должен быть проведен в отношении каждого из товарных знаков, соответствует судебной практике», – подчеркнула адвокат.
Руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group, адвокат, патентный поверенный Анна Молчанова отметила, что согласно нормативным критериям при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. «Сам факт отнесения той или иной услуги к определенному классу МКТУ не исключает обязанности суда по проведению анализа однородности заявленных услуг. Так, суды пришли к выводу, что деятельность ответчика с использованием товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров определенных классов МКТУ, фактически представляет собой услуги общественного питания. В свою очередь товарные знаки истца суды нижестоящих инстанций решили обобщить, не анализируя каждый в отдельности, чем допустили грубую ошибку. Вместо этого судам надлежало сопоставить содержание каждого товарного знака истца с содержанием товарного знака ответчика, используя нормативно установленные критерии. Таким образом, во-первых, регистрация товарного знака в отношении определенного класса товара (услуги) не гарантирует освобождение от ответственности в случае использования обозначения, которое зарегистрировано в отношении иных классов товара (услуги). Во-вторых, для привлечения к ответственности необходимо проанализировать каждый вид услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и деятельность предполагаемого правонарушителя», – заключила она.
