×

Убытки истца в процессе защиты интеллектуальных прав

Суды восприняли позицию ВС о соразмерности взыскиваемой компенсации характеру нарушения
Степанов Дмитрий
Степанов Дмитрий
Руководитель проектов юридической фирмы «ЭЛКО профи»

Представим, что исключительное право вашей компании на товарный знак было нарушено. Вы обратились в суд, требуя справедливую, по вашему мнению, компенсацию. Суд факт нарушения установил, но размер компенсации существенно снизил. Поскольку иск был удовлетворен частично, ответчик потребовал от вас возместить часть понесенных им судебных расходов, оказавшихся значительно выше, чем присужденная компенсация. Суд требование нарушителя права на товарный знак удовлетворил, указав при этом, что правообладатель, заявляя слишком большую сумму компенсации, несет риск неблагоприятных последствий.

Подобная ситуация сложилась в процессе рассмотрения дела № А40-14914/2018 в Арбитражном суде г. Москвы, которое впоследствии дошло до Верховного Суда РФ, о чем ранее писала «АГ».

Читайте также
Можно ли при частичном удовлетворении иска присудить ответчику расходы больше компенсации истцу?
ВС посчитал, что в таком случае несправедливо возлагать на правообладателя товарного знака обязанность возместить расходы ответчика на представителя, в несколько раз превышающие компенсацию, итоговый размер которой определяет суд, а не истец
13 Марта 2020 Новости

Де-юре исключительное право на товарный знак было защищено: требования правообладателя удовлетворены, частичная компенсация присуждена. Де-факто итоговое сальдо оказалось в пользу нарушителя.

После этого у каждого правообладателя может возникнуть обоснованный и логичный вопрос: стоит ли вообще обращаться в суд и требовать компенсацию, если это может принести компании убытки? Ответ на него содержится в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26 февраля 2020 г. № 305-ЭС19-26346 по делу № А40-14914/2018 (далее – Определение), ставшем ориентиром при рассмотрении аналогичных споров.

Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что подобные ситуации не могут считаться приемлемыми, и направила дело на новое рассмотрение. Было отмечено, что при частичном удовлетворении иска подлежит применению правило о пропорциональном (арифметическом) распределении судебных расходов (абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ). Оно распространяется и на ситуации, когда суд снижает заявленную сумму компенсации в спорах о нарушении интеллектуальных прав.

Вместе с тем основными целями института компенсации являются:

  • защита интеллектуальной собственности;
  • побуждение участников гражданского оборота к добросовестному и законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.

В связи с этим возложение на лицо, чье право было нарушено, обязанности выплатить в пользу ответчика сумму, превышающую взысканную с последнего компенсацию за допущенное им нарушение, не отвечает указанным целям. Более того, это противоречит п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Является ли бесспорной позиция Верховного Суда? Представляется, что нет.

С одной стороны, не должно возникать ситуаций, когда правообладатель по итогам судебного разбирательства оказывается должен нарушителю. С другой – отказ в удовлетворении иска в полном объеме свидетельствует о двух важных обстоятельствах, которые необходимо учитывать. Во-первых, нежелание ответчика удовлетворить требования истца в добровольном (претензионном) порядке на сумму предъявленных притязаний было вполне оправданным, а выплата представителю гонорара за защиту интересов в суде имела экономический смысл. Во-вторых, правообладатель не представил суду достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность его требований, в то время как именно на нем лежало первичное бремя доказывания, на что прямо указано в п. 62 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Заявив компенсацию в разумном размере, правообладатель вряд ли был бы поставлен в подобное положение.

Таким образом, и ответчик нарушил исключительные права правообладателя, и правообладатель нарушил законные интересы ответчика, вынуждая его нести значительные расходы для защиты от необоснованного по сумме иска. Если бы истец изначально соотнес свои «аппетиты» с действительным объемом и характером допущенного нарушения, судебное разбирательство могло бы оказаться лишним – возможно, ответчик в добровольном порядке удовлетворил бы предъявленные в его адрес финансовые и иные претензии.

Безусловно, мнение высшей судебной инстанции не могло не отразиться на формировании практики взыскания судебных расходов. По состоянию на 20 октября 2020 г. Определение было упомянуто арбитражными судами первой инстанции 33 раза, судами апелляционной инстанции – 17, кассационными судами – 1, а Судом по интеллектуальным правам – 6. Проведенный анализ показал, что суды в каждом конкретном случае стали соотносить сумму взысканной компенсации с размером заявленных ответчиком судебных расходов. Фактически были исключены ситуации, когда вторая сумма оказывалась больше первой.

Приведу несколько примеров.

Студия анимационного кино «Мельница» обратилась с иском в АС Красноярского края к индивидуальному предпринимателю З. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства в размере 240 тыс. руб. Исковые требования были удовлетворены частично. Правообладателю была присуждена компенсация в размере 24 тыс. руб. (10% от заявленных требований). После этого ответчик направил в суд заявление о взыскании в его пользу судебных расходов в сумме более 159 тыс. руб. Руководствуясь позицией ВС, выраженной в Определении, суд взыскал с правообладателя денежные средства в размере 24 тыс. руб. (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 августа 2020 г. по делу № А33-33516/2017).

Компания «Hyundai Motor Company» подала иск в АС г. Москвы к ООО «Комплектснабавто» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 500 тыс. руб. Исковые требования были удовлетворены частично. Правообладателю была присуждена компенсация в размере 50 тыс. руб. (10% от заявленных требований). Ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании в его пользу судебных расходов в сумме 170 тыс. руб.  Руководствуясь позицией ВС, суд взыскал с правообладателя денежные средства в размере 17 тыс. руб. (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 г. № 09АП-31395/2020-ГК по делу № А40-104559/2019).

АО «Сеть телевизионных станций» обратилось с иском в АС Челябинской области к индивидуальному предпринимателю Б. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства в сумме 60 тыс. руб. Исковые требования были удовлетворены частично. Правообладателю была присуждена компенсация в размере 30 тыс. руб. (50% от заявленных требований). Ответчик обратилась в суд с заявлением о взыскании в ее пользу судебных расходов в сумме 45 тыс. руб. В итоге с правообладателя было взыскано 25 тыс. руб. (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 мая 2020 г. № 18АП-2175/2020 по делу № А76-19906/2019).

ООО «Радио Юнитон» предъявило иск в АС г. Москвы к ООО «Доорс Девелопмент» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 100 тыс. руб. Исковые требования были удовлетворены частично. Правообладателю была присуждена компенсация в размере 10 тыс. руб. (10% от заявленных требований). Ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании в его пользу судебных расходов в сумме свыше 107,5 тыс. руб. Суд первой инстанции взыскал с правообладателя судебные расходы в размере 90 тыс. руб., ссылаясь на принцип пропорциональности. Не согласившись с определением суда, правообладатель обжаловал его в Девятый арбитражный апелляционный суд, который, руководствуясь позицией ВС, снизил размер судебных расходов до 5 тыс. руб. (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2020 г. № 09АП-22570/2020 по делу № А40-58663/2019).

Таким образом, правообладателям необходимо понимать, что вероятность несения убытков в связи с защитой их нарушенного права крайне мала, но все-таки существует. В связи с этим следует более внимательно подходить к оценке размера взыскиваемой с нарушителя компенсации – она всегда должна быть соразмерна характеру допущенного нарушения. Это позволит избежать возможных финансовых проблем, а также обеспечит необходимый баланс интересов сторон.

Рассказать:
Другие мнения
Горин Егор
Горин Егор
Партнер, руководитель практики судебной защиты КСК групп
Правомерен ли зачет неустойки против основного долга?
Арбитражное право и процесс
ВС рассмотрел взаимные претензии комиссионера и комитента под неформальным углом
26 Ноября 2020
Базаров Дмитрий
Базаров Дмитрий
Адвокат, партнер BGP Litigation
Оспаривание зачета в банкротстве: новый подход Верховного Суда
Арбитражное право и процесс
Есть ли разница между сальдо и зачетом?
25 Ноября 2020
Семикина Елена
Семикина Елена
Адвокат Томской объединенной коллегии адвокатов

«Мучительная агония преюдиции» в гражданском процессе
Арбитражное право и процесс
Применение норм о преюдиции в актах высших судебных инстанций
24 Ноября 2020
Козенков Александр
Решение о сносе мусорного полигона в Архангельской области устояло в апелляции
Арбитражное право и процесс
Суды выявили ряд нарушений, допущенных при строительстве объекта
23 Ноября 2020
Болдинова Екатерина
Болдинова Екатерина
Адвокат, партнер Five Stones Consulting
Не ухудшает, но и не улучшает…
Конституционное право
Конституционный Суд пока не разрешил коллизию позиций судов и ФНС
20 Ноября 2020
Краснова Ирина
Краснова Ирина
Адвокат, партнер CriminalDefenseFirm
Карантин в СИЗО – не повод лишать права на участие в заседании суда
Уголовное право и процесс
Избрание и продление стражи в отсутствие подзащитного не должно стать нормой
19 Ноября 2020