×

КС подтвердил правомерность установления «приоритета» общеизвестного товарного знака «задним числом»

Суд указал, что при признании зарегистрированного знака общеизвестным дата его «приоритета» может быть установлена до даты подачи такого заявления. При этом правообладатель обязан подтвердить общеизвестность как на испрашиваемую дату, так и на момент подачи заявления
По словам одного из экспертов «АГ», признание товарного знака общеизвестным, по сути, является констатацией общеизвестного факта. Другой отметил, что возможность признания некоего обозначения общеизвестным фактически с любой даты ставит под угрозу любой товарный знак. Третий эксперт напомнила, что при определении вероятности смешения суд должен учитывать степень известности и узнаваемости товарного знака. Четвертый негативно отнесся к возможности признать обозначение общеизвестным «задним числом».

19 сентября Конституционный Суд вынес Определение № 2145-О, в котором фактически согласился с тем, что товарный знак может быть признан общеизвестным на любую дату в том случае, если заявитель сможет подтвердить общеизвестность как на эту дату, так и на дату обращения в Роспатент с соответствующим заявлением.

Запрос СИПа

С запросом в КС обратился Суд по интеллектуальным правам, который поставил под сомнение конституционность ст. 1508 Гражданского кодекса, посвященной общеизвестному товарному знаку, а также подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК в редакции, в которой он действовал до вступления в силу Закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ. Согласно последней норме не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными, в отношении однородных товаров. После вступления в силу Закона № 35-ФЗ подп. 3 п. 6 ст. 1483 был дополнен, в результате чего появилось прямое указание: регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с признанным общеизвестным товарным знаком, в отношении однородных товаров невозможна в том случае, если последний товарный знак стал общеизвестным до даты приоритета первого обозначения.

Запрос СИПа связан с тем, что в его производстве находится дело, в рамках которого ООО «ЗЕЛДИС», правообладатель общеизвестного товарного знака «Лошадиная сила», оспаривало регистрацию товарного знака «Лошадиная доза» (правообладатель – ООО НПО «ФораФарм»). Датой приоритета товарного знака «Лошадиная доза» являлось 3 марта 2014 г. ООО «ЗЕЛДИС» ссылалось на то, что его общеизвестный товарный знак был зарегистрирован 18 февраля 2011 г. с датой приоритета от 3 июня 2010 г., однако решением Роспатента от 23 мая 2017 г. данный товарный знак был признан общеизвестным с 1 марта 2014 г. СИП приостановил производство и обратился в Конституционный Суд в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, оспариваемые нормы в их взаимосвязи не соответствуют Конституции в той мере, в какой они позволяют противопоставлять спорному товарному знаку общеизвестный товарный знак, не только не признанный таковым на дату приоритета первого товарного знака, но и в отношении которого на эту дату не была подана заявка о признании его общеизвестным.

СИП также полагал, что подп. 3 п. 6 ст. 1483 и ст. 1508 ГК РФ позволяет правообладателю произвольно определять дату, с которой его товарный знак будет признан общеизвестным по решению Роспатента. Это, как указал Суд по интеллектуальным правам, не отвечает конституционным требованиям к охране интеллектуальной собственности правообладателей товарных знаков и не обеспечивает надлежащие гарантии свободного использования ими своего имущества и защиты их прав, в том числе в суде.

КС посчитал оспариваемые нормы соответствующими Конституции

Отказывая в принятии запроса к рассмотрению, Конституционный Суд напомнил, что, осуществляя правовое регулирование отношений в области охраны интеллектуальной собственности, федеральный законодатель принимает во внимание положения международных договоров, в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. и Соглашения ТРИПС 1994 г.

Как указал КС, для определения правовых основ использования общеизвестных товарных знаков и их охраны важное значение имеет также Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей ВОИС на 34-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС 20–29 сентября 1999 г.).

Конституционный Суд отметил, что по смыслу положений п. 1 ст. 1508 ГК общеизвестным в РФ товарным знаком могут быть признаны охраняемый на территории РФ товарный знак либо не имеющее правовой охраны и используемое в качестве товарного знака обозначение, если они в результате интенсивного использования стали на указанную в соответствующем заявлении дату широко известны в России среди потребителей в отношении товаров заявителя. То есть, пояснил Суд, признание товарного знака или используемого в таком качестве обозначения общеизвестным и его правовая охрана не обязательно связываются с фактом предварительной государственной регистрации.

Как указано в определении, такое регулирование согласуется с положениями Конвенции по охране промышленной собственности (статья 6.bis) и Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (подп. (a)(i) п. 3 ст. 2).

КС отметил, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков шире, чем иных товарных знаков. «Так, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется не только на товары, в отношении которых он признан общеизвестным (однородные товары), но и … на неоднородные товары, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить его законные интересы. Такое правовое регулирование корреспондирует положению ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)», – пояснил Суд.

Далее КС указал, что в силу п. 1 ст. 1508 ГК приоритет общеизвестного товарного знака устанавливается на дату, самостоятельно указываемую его правообладателем в заявлении о признании товарного знака или обозначения общеизвестным. Предполагается, что товарный знак (обозначение) на названную дату должен соответствовать признакам общеизвестности.

Следовательно, сделал вывод Суд, при признании Роспатентом уже зарегистрированного товарного знака общеизвестным дата его приоритета может быть установлена не только ранее даты такого признания, но и ранее даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, подчеркнул КС, при наличии соответствующих условий дата приоритета общеизвестного товарного знака может быть установлена и до даты его первичной регистрации.

Как указал Конституционный Суд, подобное правовое регулирование исходит из того, что общеизвестность товарного знака или обозначения является фактом объективной действительности и процедура признания его общеизвестным имеет целью лишь подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

При этом, отметил Суд, в силу подп. 3 п. 17 Административного регламента предоставления Роспатентом услуги по признанию товарного знака или обозначения общеизвестным в РФ товарным знаком заявителю необходимо представить в Роспатент материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602).

КС подчеркнул, что в целях обеспечения соблюдения положений Гражданского кодекса, в том числе подп. 3 п. 6 ст. 1483 и п. 1 ст. 1508, данным регламентом предусматривается, что если представленные материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака (обозначения) с указанной в заявлении даты или он стал широко известным после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров, то Роспатент принимает решение об отказе в удовлетворении заявления.

Таким образом, подытожил Суд, оспариваемые нормы, рассматриваемые в системе действующего правового регулирования, исключают произвольное определение даты, с которой товарный знак может быть признан общеизвестным решением Роспатента.

КС напомнил, что согласно п. 3 ст. 1512 ГК предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 1 ст. 1508 Гражданского кодекса. При этом в соответствии с п. 2 ст. 1514 ГК правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается, в частности, по решению Роспатента в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абз. 1 п. 1 ст. 1508 ГК.

Приведенные предписания в системном единстве с положениями п. 1 ст. 1508 ГК, как указано в определении, исключают признание общеизвестным товарного знака или обозначения, хотя и отвечавшего ранее признакам общеизвестности, но переставшего им соответствовать на момент подачи его правообладателем заявления о признании данного товарного знака (обозначения) общеизвестным.

Следовательно, отметил Суд, правообладатель вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком обязан представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату приоритета, но и к моменту подачи данного заявления.

В случае противопоставления общеизвестного товарного знака другому товарному знаку правообладатель последнего, по мнению КС, не лишен возможности в рамках надлежащей административной или судебной процедуры представлять доказательства отсутствия общеизвестности противопоставленного общеизвестного товарного знака на дату приоритета его товарного знака.

По результатам анализа оспариваемых норм во взаимосвязи с иными нормами гражданского законодательства Конституционный Суд решил, что они соответствуют Конституции, поэтому признал запрос Суда по интеллектуальным правам не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании.

Эксперты неоднозначно оценили определение

Старший партнер, руководитель практики «Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности» юридической фирмы INTELLECT Максим Лабзин отметил, что в данном определении КС поддержал конституционность подхода законодателя, в соответствии с которым «общеизвестность товарного знака и его правовую охрану можно официально признать “задним числом”». По словам юриста, Суд подтвердил тот факт, что признание товарного знака общеизвестным, по сути, является «признанием факта объективной действительности».

По мнению юриста, интересен вывод о том, что, если лицо просит признать товарный знак общеизвестным «задним числом» (т.е. на дату, предшествующую дате подачи соответствующего заявления в Роспатент), оно должно доказать общеизвестность как на указанную им прошлую дату, так и на момент подачи заявления. «Это значительно усложняет предмет доказывания», – отметил Максим Лабзин.

Адвокат «Инфралекс» Павел Шульга подчеркнул, что определение КС окончательно закрепляет давно сложившийся в правоприменительной практике Палаты по патентным спорам Роспатента подход к толкованию положений ст. 1508 ГК РФ, согласно которому решение о признании товарного знака общеизвестным имеет обратную силу для целей противопоставления этого обозначения другим товарным знакам на протяжении всего периода его общеизвестности.

«В качестве примера реализации данного подхода можно вспомнить спор об обозначении “Песняры”. Оно было зарегистрировано в качестве общеизвестного товарного знака только в 2010 г., но сам знак был признан общеизвестным с 1985 г., на основании чего был признан недействительным товарный знак другого лица, зарегистрированный только в 2003 г.», – рассказал Павел Шульга.

Адвокат отметил, что для заявителей, привыкших при регистрации товарного знака полагаться только на результаты проверок по реестрам Роспатента, данный подход сопряжен с рисками последующего оспаривания третьими лицами их товарного знака с противопоставлением обозначения, которому общеизвестность будет присвоена «задним числом». Павел Шульга назвал обозначенный риск «скрытым», поскольку, как отметил КС, общеизвестным может быть признано любое отвечающее требованиям закона обозначение, а не только зарегистрированное в качестве товарного знака.

Для минимизации данного риска, по мнению эксперта, можно воспользоваться содержащейся в рассматриваемом определении КС подсказкой о возможности оспаривания общеизвестности товарного знака на основании ее утраты на определенную дату, в том числе и дату приоритета конкурирующего товарного знака.

«Если до подачи заявки на товарный знак подготовить доказательственную базу (к примеру, результаты социологических опросов) для подтверждения отсутствия у определенного обозначения общеизвестности на территории РФ, то данное доказательство может послужить защитой в будущих спорах такого рода. Однако поскольку такие меры сопряжены с существенными временными и финансовыми затратами по сравнению с обычным поиском по реестрам, их целесообразность для рядового заявителя остается под вопросом», – заключил Павел Шульга.

Ведущий юрист PATENTUS Мария Мещерякова прокомментировала «АГ» вопрос о сложностях, возникающих при сопоставлении обычных товарных знаков с общеизвестными. Она указала, что, как верно отметил КС, правовая охрана общеизвестных товарных знаков шире, чем иных товарных знаков. Она распространяется не только на товары, в отношении которых знак признан общеизвестным, но и на неоднородные товары в том случае, если использование такого товарного знака другим лицом будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить его законные интересы.

Читайте также
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственности
Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы
23 Апреля 2019 Новости

По словам Марии Мещеряковой, попытка решить данную проблему предпринята в п. 162 Постановления Пленума ВС № 10 от 23 апреля 2019 г., в котором указано, что суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает, в том числе, степень известности, узнаваемости товарного знака, при этом данные критерии применяются, в том числе, в отношении п. 6 ст. 1483 ГК РФ. «Полагаю, что эти разъяснения позволят в будущем избежать формального подхода при оценке сходства сравниваемых обозначений и обяжут Роспатент учитывать известность противопоставленного товарного знака даже в отсутствие статуса общеизвестности», – подчеркнула Мария Мещерякова.

Управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков отметил, что в определении КС «расписана» процедура признания товарного знака общеизвестным, которая «понятна и которой мы все следуем, подавая заявления о признании обозначений общеизвестными знаками в Роспатент». Эксперт посчитал запрос Суда по интеллектуальным правам «странным». По его мнению, указанный запрос, по сути, представляет собой несогласие судей с процедурой признания обозначений общеизвестным товарным знаком. По мнению Сергея Зуйкова, вероятнее всего, определение не повлияет на практику признания обозначений общеизвестными.

«Что касается проблемы, затронутой СИПом, – она реально существует. Признание обозначения общеизвестным на дату, выбранную заявителем, – довольно странное действие. Как указал в своем постановлении КС РФ, признание обозначения общеизвестным, по сути, является признанием факта, имеющего юридическое значение. Только, в отличие от заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком, суд устанавливает факт, имеющий юридическое значение на дату принятия судебного решения, а не на выбираемую истцом (заявителем) дату», – пояснил Сергей Зуйков.

Рассказать: