В 2023 г. законодательные изменения затронули не только Гражданский кодекс РФ, но и другие нормативные правовые акты, а судебная практика обогатилась важными правовыми позициями Конституционного и Верховного судов РФ, а также Суда по интеллектуальным правам, которым посвящен этот обзор.
Одним из самых ожидаемых изменений законодательства в области интеллектуальных прав стала возможность регистрации товарного знака физическими лицами, в том числе самозанятыми. Вместе с тем изменения коснулись также географических указаний или наименований мест происхождения товаров.
Одной из тенденций уходящего года, которая продолжает набирать обороты, стало использование в различных областях технологий искусственного интеллекта, в том числе для создания разного вида произведений. В связи с этим возник важный вопрос о правовом статусе объектов, создаваемых с помощью ИИ, который, на наш взгляд, еще долго будет оставаться дискуссионным, но ожидаемо, что в ближайшие годы в России появится первая правоприменительная практика по этому вопросу.
Несомненно, в 2023 г. на интеллектуальную собственность продолжилось влияние санкций. Все больше обсуждается вопрос о балансе интересов и добросовестном поведении сторон в деле, а также об использовании правовых механизмов, позволяющих правомерно использовать результаты интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей (например, принудительное лицензирование, параллельный импорт). В конце года суд впервые обязал правообладателя предоставить простую (неисключительную) лицензию на использование изобретений вследствие их недостаточного использования самим правообладателем. В связи с этим ожидаемо, что количество таких исков в последующие годы может возрасти.
Актуальными остаются дела о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации, в том числе о привлечении к ответственности за допущенные нарушения. В начале года Верховный Суд РФ напомнил, что размер убытков (недополученный доход) правообладателя товарного знака не должен определяться исходя из стоимости оригинального товара путем его умножения на количество реализованных контрафактных товаров. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает Обзор ВС по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков.
Принятые федеральные законы
28 апреля принят Федеральный закон № 166-ФЗ «О внесении изменения в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым утвержден закрытый перечень видов результатов интеллектуальной деятельности, на которые распространяется льготный режим налогообложения.
В ст. 284 НК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми льготный режим налогообложения распространяется на следующие виды результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД):
- изобретения, полезные модели и промышленные образцы, если они удостоверены патентами;
- селекционные достижения, если они удостоверены патентами, выданными Минсельхозом России;
- зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.
2 ноября принят Федеральный закон № 523-ФЗ «О внесении изменений в статьи 217 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым дополнены соответствующие статьи НК, предусматривающие освобождение от НДФЛ и налога на прибыль при безвозмездной передаче исключительных прав на РИД, созданные при выполнении государственного или муниципального контракта, а также при безвозмездном предоставлении права использования таких РИД.
Оба закона вступят в действие с 1 января 2024 г.
Вступившие в действие акты федерального законодательства
25 апреля начал действовать Федеральный закон от 14 апреля 2023 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которым предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, предусмотренная ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Она распространена на лиц, впервые совершивших преступления по ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 146 («Нарушение авторских и смежных прав») УК.
29 апреля вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 г. № 107 «О государственной регистрации изобретений», которым, в частности:
- введена двухэтапная проверка соблюдения требования единства изобретения (до проведения информационного поиска по заявке и после);
- введены новые правила объединения изобретений в группу;
- изменен порядок проверки соблюдения требования достаточности раскрытия изобретения в описании изобретения;
- изменен перечень оснований для внесения изменений в заявку на выдачу патента на изобретение;
- введен порядок привлечения аккредитованной Роспатентом российской научной или образовательной организации к проведению предварительного информационного поиска по заявке на изобретение и предварительной оценки его патентоспособности, а также учета результатов данной работы;
- введена возможность представления перечня последовательностей нуклеотидов и (или) аминокислот в соответствии со стандартом Всемирной организации интеллектуальной собственности ST.26;
- изменены требования к представляемой доверенности;
- исключена возможность проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента по ходатайству заявителя или третьих лиц.
С 29 мая действует Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ, которым внесены поправки в ч. 4 ГК:
- запрещающие госрегистрацию в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также отчуждение исключительного права на товарный знак, если это может послужить причиной подобного заблуждения (п. 2 и 3 ст. 1488 Кодекса);
- изменившие условия противопоставления заявленным обозначениям ранее зарегистрированных географических указаний или наименований мест происхождения товаров (далее – ГУ или НМПТ).
Так, введены положения, ограничивающие регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих зарегистрированные ГУ или НМПТ или заявленные на регистрацию в качестве таковых, в отношении однородных товаров. Вместе с тем регистрация таких товарных знаков возможна на имя обладателей права использования ГУ или НМПТ.
При этом если такие обозначения заявлены на регистрацию в отношении товаров, неоднородных с теми, для которых охраняются или поданы на регистрацию ГУ или НМПТ, данные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков при условии, что заявленные обозначения не должны ассоциироваться у потребителей с ГУ или НМПТ и ущемлять законные интересы правообладателя.
3 июня вступили в силу изменения в Правила выплаты вознаграждений работникам-изобретателям за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 (Постановление Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 921), которыми устанавливаются ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
В частности, Правила дополнены положениями о выплате вознаграждений, если право на использование служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), автором которых является работник, передано работодателем иному лицу по договору.
С 24 июня начал действовать Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 235-ФЗ, которым п. 4 ст. 1260 ГК дополнен положением, предусматривающим, что в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора такого произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.
Указанные изменения направлены на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 2022 г. № 25-П, которым п. 3 ст. 1260 ГК признан неконституционным в той мере, в какой он служит основанием для отказа суда в защите авторских прав создателя составного произведения от его незаконного использования третьими лицами только на том основании, что при создании такого произведения не были соблюдены права авторов (правообладателей) оригинальных произведений, в частности не получено их согласие на использование произведений в составе нового объекта.
29 июня вступили в силу поправки в ч. 4 ГК, введенные Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ, устанавливающие:
-
возможность регистрации товарных знаков физическими лицами, в частности самозанятыми, не имеющими статуса ИП.
Ранее зарегистрировать товарный знак в России могли только юридические лица или индивидуальные предприниматели; - обязательную регистрацию в Роспатенте залога исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных.
Ранее п. 5 ст. 1262 ГК требовал госрегистрации перехода исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без него.
11 августа исполнилось три месяца с даты передачи на хранение в ВОИС грамоты о присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. В связи с этим Роспатент начал прием заявок российских заявителей – обладателей исключительного права на ГУ и НМПТ, зарегистрированные в РФ, на международную регистрацию НМПТ или ГУ в соответствии с ранее вступившим в силу Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях».
Постановления Конституционного Суда РФ
10 января принято Постановление № 1-П о порядке взыскания судебных расходов по спорам об оспаривании патента, которым изменен применявшийся ранее подход к определению судебных издержек и их возмещению при оспаривании действительности патента.
В частности, Конституционный Суд указал, что «расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены – в случае оспаривания решения, принятого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в суд – на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством, исходя из универсальных принципов разумности и пропорциональности распределения таких расходов с учетом результатов предшествующего административного разбирательства».
24 марта принято Постановление № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “Гидробур-Сервис”».
КС признал оспариваемую норму неконституционной в той мере, которая не требует учета личного вклада соавтора в полученный результат, когда расчет выплаты, исходя из размера его средней зарплаты, может приводить к явному нарушению принципов справедливости и соразмерности. Суд резюмировал, что это нарушает принцип справедливости и баланс конституционных прав работника и работодателя, соавторов по отношению друг к другу.
Также в постановлении указано, что суд может уменьшить размер вознаграждения автора служебного произведения от указанного в Правилах, если работодатель не использовал служебный РИД в его деятельности по независящим от него обстоятельствам или иным уважительным причинам.
Позднее во исполнение постановления правительство внесло изменения в Правила выплаты вознаграждений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848.
Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ и Суда по интеллектуальным правам
Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 г. № СП-22/4 утверждены Рекомендации Научно-консультативного совета при СИП по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя.
В Рекомендациях раскрыто, какие ситуации могут быть признаны единством намерения, что охватывается одной экономической целью. Указано, что о единстве намерения должен заявлять и доказывать ответчик, установление одной экономической цели может быть квалифицировано судом самостоятельно – независимо от того, ссылаются ли на это стороны.
26 апреля Президиум ВС утвердил Обзор судебной практики № 1 (2023). В п. 19 обзора отмечается, что к участию в деле о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на наименование места происхождения товара должны привлекаться все правообладатели в целях определения доли истца в подлежащей взысканию. Если каждый правообладатель будет предъявлять самостоятельный иск к нарушителю, это приведет к неоднократному взысканию компенсации за одно и то же нарушение и многократному увеличению размера взыскиваемых сумм.
1 июня принято Постановление Пленума ВС № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты». ВС разъяснил, что подлежит оценке судом при рассмотрении заявления о принятии обеспечительной меры.
В постановлении приведен ряд примеров, когда обеспечительные меры не могут быть приняты, в частности:
- при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака нельзя запретить Роспатенту совершать регистрационные действия по переходу исключительного права на спорный товарный знак, а также связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак;
- при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть установлен запрет Роспатенту регистрировать товарный знак по поданной истцом самостоятельной заявке.
Постановление содержит также перечень обязательных условий, подлежащих установлению при рассмотрении вопроса о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам экспертизы заявленного в качестве товарного знака обозначения со ссылкой на планируемое предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, препятствующего регистрации обозначения, по которому проводится экспертиза.
Кроме того, Верховный Суд указал, что в гражданском судопроизводстве при подаче заявления о принятии судом предварительных обеспечительных мер (ст. 144.1 ГПК РФ) заявитель должен представить достаточные доказательства принадлежности ему исключительных прав на объект и факта использования этого объекта на конкретной интернет-странице сайта (например, сделанными и заверенными заявителем распечатками материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншотов), с указанием адреса интернет-страницы и точного времени ее получения) или средствами видеофиксации с применением обеспечивающих возможность идентификации и исследования всех характеристик спорного объекта программ для захвата видео с экрана.
Пленум ВС в Постановлении от 27 июня № 24 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» разъяснил, что нарушение законодательства РФ об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума является основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации, отмены регистрации кандидата (п. 112–114).
15 ноября Президиумом ВС утвержден Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков. В обзоре рассмотрены вопросы добросовестности правообладателя товарного знака, злоупотребления правом, а также подлежащие учету обстоятельства при квалификации действий правообладателя в качестве акта недобросовестной конкуренции.
Судебная практика
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС в Определении от 31 января № 305-ЭС21-14428 по делу № А40-271168/2019 указала, что реализация одной и той же партии товаров охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение. Суд отметил также, что иски к последовательным нарушителям права не считаются тождественными и могут быть поданы истцом по делу, однако подача таких исков не должна повлечь многократное увеличение размера компенсации, взыскиваемой с одного и того же ответчика.
В Определении от 7 февраля № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила о правилах определения размера компенсации за продажу контрафактных товаров.
ВС разъяснил, что должно быть учтено в таких делах, – в частности, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие), а также отсутствие в деле доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию.
Оценивая упущенную выгоду правообладателя, суду необходимо установить его неполученный доход, учесть, что он не будет прямо зависеть от количества проданных контрафактных товаров, т.е. не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество реализованного контрафакта, отмечено в определении.
В Определении от 22 февраля № 305-ЭС22-22151 по делу № А40-210595/2021 Верховный Суд указал, что на срок предоставления госуслуги по включению товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) не может влиять период времени, в течение которого лицо имеет право представлять интересы доверителя, в частности срок действия доверенности и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Действия, осуществляемые лицами, которым переданы полномочия ЕИО, совершаются в интересах лица, передавшего полномочия, в пределах объема прав, которым обладает данное лицо; при этом срок, на который переданы полномочия, не влияет на объем прав передавшего их лица, пояснил ВС.
Суд по интеллектуальным правам в Решении от 6 апреля по делу № СИП-1138/2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака отклонил довод о том, что предоставление права использования считается несостоявшимся вследствие отсутствия регистрации лицензионного договора. Суд указал, что обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат госрегистрации, возникают независимо от такой регистрации.
СИП напомнил также, что для целей применения положений п. 2 ст. 1486 ГК правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания) на законном основании, т.е. по воле правообладателя (п. 3 ст. 1484 ГК).
Президиум СИП в Постановлении от 5 июня № С01-795/2023 по делу № А82-5354/2022 не согласился с выводами суда апелляционной инстанции и указал, что серией товарных знаков могут быть признаны три и более товарных знака. Таким образом, объединение двух товарных знаков в серию в деле повлекло неправомерное установление размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции в деле № А27-13869/2022 (Постановление от 13 июля № С01-954/2023) подтвердил, что само по себе указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах (Постановление от 13 июля).
При принятии судебных актов по делу суды учли, что при маркировке товаров и оказании услуг в документации, рекламе, а также при продвижении товаров и услуг товарный знак истца ответчик не использовал.
В деле № СИП-947/2022 СИП признал законным отказ Роспатента в регистрации промышленного образца, содержащего недостоверную, по мнению регистрирующего органа, информацию о доказательстве математической теоремы, посчитав ее противоречащей общественным интересам. Президиум СИП пояснил, что не может быть признано промышленным образцом решение внешнего вида изделия, на котором размещена надпись с недостоверной информацией, из-за противоречия общественным интересам (постановление от 22 августа).
Судебная коллегия по административным делам ВС в Кассационном определении от 8 сентября № 41-ИКАД23-3-А3 оставила в силе решение об удовлетворении административного иска и отмене регистрации кандидата в депутаты в связи с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности (использование в агитационном материале фотографий без согласия их авторов).
Решением от 25 сентября № 09АП-47957/2023-ГК по делу № А40-185112/2022 Девятый арбитражный апелляционный суд обязал фармацевтическую компанию Vertex Pharmaceuticals Incorporated, правообладателя патентов на лекарственный препарат Trikafta (Трикафта), предоставить ООО «Медицинская исследовательская компания “МИК”» простую (неисключительную) лицензию на использование на территории России изобретений по патентам в порядке п. 1 ст. 1362 ГК в связи с недостаточным использованием изобретений правообладателем.
Это первый случай выдачи принудительной лицензии по п. 1 ст. 1362 ГК, однако рассмотрение дела еще не завершено – патентообладатель подал кассационную жалобу в СИП, заседание назначено на январь 2024 г.
Федеральный арбитражный суд Московского округа вынес постановление от 26 сентября № Ф05-21974/2023 по прецедентному делу № A40-202954/2022, разрешив вопрос применения или неприменения положений национального законодательства при регистрации лекарственного средства по Евразийской процедуре взаимного признания.
Позиция суда направлена на защиту интересов производителей референтных лекарственных средств при регистрации лекарственных препаратов по процедуре ЕАЭС. Требования заявителя основывались на том, что заявление на регистрацию лекарственного препарата подано раньше срока, предусмотренного Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ч. 20 ст. 18), поскольку препарат является воспроизведенным и, по мнению производителя референтного лекарственного препарата (заявителя), такое заявление могло быть подано только по истечении четырех лет с даты его регистрации. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований заявителя; апелляция отменила это решение и требования заявителя удовлетворила. Суд кассационной инстанции согласился с позицией первой инстанции, согласно которой при отсутствии специального указания в нормах ЕАЭС на применение национального законодательства основания для его применения отсутствуют.
6 и 23 октября Президиум СИП принял два важнейших для практики постановления по делам № СИП-570/2022 и № СИП-552/2022, меняющим многолетний, но ошибочный подход Роспатента к правилам подачи выделенных заявок.
Суд дал важное судебное толкование как понятию «первоначальная заявка», так и нормам ст. 1383 ГК РФ. Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, СИП подтвердил, что первоначальная заявка может быть только одна и ею является заявка, из которой произведено первичное выделение, – именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет по выделенной заявке.
В результате дела были направлены на повторное рассмотрение в Роспатент с учетом выраженной в постановлении СИП позиции и установленной правильной даты приоритета изобретения.
В августе – октябре Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно высказывался в отношении вопроса о наличии заинтересованности по спорам о досрочном прекращении товарных знаков в связи с неиспользованием. Президиум СИП по делам № СИП-281/2022 и № СИП-888/2022 отметил, что не каждая претензия о нарушении исключительных прав правообладателя позволит доказать заинтересованность.
В Постановлении от 3 октября № С01-1445/2023 по делу № А51-16859/2022 СИП указал: поскольку материалами дела подтверждено, что реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для направления изъятой продукции на уничтожение в соответствии с ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ даже в случае отказа в привлечении общества к административной ответственности в связи с существенным нарушением таможенным органом порядка привлечения к такой ответственности.
В деле № СИП-109/2023 Президиум СИП рассмотрел спор о незаконности отказа в регистрации сленгового обозначения Hi4U. Суд указал, что при выявлении самостоятельности лексического значения обозначения следует учитывать возможность развития языка, наличие современных тенденций фиксации фонетики и семантики сленговыми сокращениями, с очевидностью понятными адресной группе потребителей (Постановление от 30 октября № С01-1772/2023).
В качестве суда кассационной инстанции СИП рассмотрел дело № А76-6395/2022 о правомерности взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторского права. Суд указал на недопустимость одновременного взыскания компенсации как за неправомерное использование произведения по общим основаниям, так и за неправомерное использование этого же произведения с удаленной информацией об авторе (подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК) в ситуации, когда речь идет об одном и том же факте использования. Наличие удаленной информации об авторе служит лишь «отягчающим» обстоятельством, которое учитывается при определении компенсации (Постановление от 1 ноября № С01-1657/2023).
