Товарный знак – это обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг. При регистрации товарного знака правообладатель получает исключительное право его использования, а также право запрещать использовать свой товарный знак третьим лицам.
Регистрация товарного знака дает правообладателю не только возможность использовать его самостоятельно, но и предоставить право на его использование другим лицам, а также защищать свое исключительное право от незаконного использования. Использование товарного знака без согласия правообладателя может повлечь гражданскую, административную или уголовную ответственность. Согласно статистике в 2022 г. количество рассмотренных дел о нарушении права на товарные знаки превысило 15 тыс.
Государство предоставило правообладателю товарного знака право взыскивать с нарушителя компенсацию вместо возмещения убытков. Один из вариантов взыскания компенсации – расчет в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Этот способ компенсации применяется, как правило, при наличии заключенного лицензионного договора на тот же или аналогичный объект интеллектуальных прав.
В отличие от иного варианта взыскания компенсации, установленного законодательством (в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.), который определяется по усмотрению суда, при расчете двукратного размера стоимости права использования товарного знака правообладатель может самостоятельно исчислить компенсацию на основании лицензионного договора.
Если несколько лет назад лицензионный договор, как правило, являлся безусловным доказательством исчисления компенсации в судебном процессе (нередко на предложение по проведению оценки стоимости права использования товарного знака поступал ответ, что есть лицензионный договор и больше ничего не нужно), то к настоящему времени практика постепенно начала меняться. Теперь суды внимательно оценивают правоотношения, сложившиеся между лицензиаром и лицензиатом, а также анализируют сравнимые обстоятельства и условия договора.
В судебной практике встречаются дела, в которых по различным обстоятельствам лицензионный договор истца не принимается: ответчик возражает против расчета истца, суд разделяет доводы ответчика.
Чтобы ссылаться на лицензионный договор в качестве обоснования заявленной компенсации, истцу необходимо проверить в договоре указание на обстоятельства, которые суды учитывают при расчете суммы компенсации за незаконное использование товарного знака. Для усиления своей позиции в суде истец вправе представить отчет об оценке стоимости права использования товарного знака. Суд также назначает по ходатайству стороны экспертизу для ответа на вопрос о стоимости права использования товарного знака.
В связи с этим заслуживающим внимания представляется дело № А66-6838/2022, в котором суд отказал истцу в требованиях относительно нарушения прав и дал комментарий к лицензионному договору.
Как указано в решении суда от 27 декабря 2022 по делу № А66-6838/2022, способ использования ответчиком спорного обозначения, размещенного на товаре, отличается от способа использования товарного знака, который предоставлен лицензиату по лицензионному договору. Соответственно, установленная представленным договором цена в рассматриваемом случае не может быть принята в качестве стоимости права использования товарного знака при расчете компенсации.
Таким образом, при взыскании компенсации по стоимости права использования фактический способ использования обозначения ответчиком и способ, указанный в представляемом истцом лицензионном договоре, должны совпадать, иначе лицензионный договор не является подтверждением стоимости права. Обстоятельства не могут быть признаны сравнимыми.
Помимо этого в постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2022 г. по данному делу приведены обстоятельства, которые исследуются судами при разрешении дел о компенсации за нарушение использования товарного знака: «соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:
- срок действия лицензионного договора;
- объем предоставленного права;
- способы использования права по договору и способ допущенного нарушения;
- территорию, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт);
- аффилированность лиц, заключивших такой договор;
- иные обстоятельства».
В деле № А33-28023/2017 суд установил, что лицензиат не только не использует предоставленное ему лицензионным договором право, но и является аффилированным лицом по отношению к лицензиару, так как является учредителем общества.
Факт аффилированности лиц договора в отсутствие иных лицензионных договоров, заключенных лицензиаром с другими лицами, мог повлиять на установленный договором размер лицензионного вознаграждения. В итоге суд не принял заключенный лицензионный договор, а также указанную в нем цену в качестве стоимости права использования товарного знака при расчете компенсации.
Примерами сравнимых (идентичных, сопоставимых) обстоятельств из судебной практики по взысканию компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака также являются:
- классы товаров и услуг международной классификации товаров и услуг (которые позволяют сравнить количество и состав разрешенных классов с классами, видами товаров и услуг при фактическом правонарушении);
- срок действия лицензионного договора и длительность нарушения (использования товарного знака).
Решение АС Вологодской области по делу № А13-11517/2018 можно привести в качестве примера снижения судом суммы компенсации, заявленной истцом на основании лицензионного договора.
В данном случае суд обратил внимание на территориальный признак договора, который позволил сопоставить территорию разрешенного использования товарного знака по лицензионному договору и «географию правонарушения». В рассматриваемой ситуации нельзя признать сравнимыми обстоятельствами территории, указанные в договоре (г. Москва и Московская область), и фактическое место осуществления ответчиком деятельности (г. Череповец). На основании срока использования товарного знака в представленном лицензионном договоре суд рассчитал компенсацию за однократное использование ответчиком товарного знака, что существенно уменьшило взыскиваемую сумму компенсации.
В настоящее время предоставление лицензионного договора для взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не всегда является безусловным доказательством стоимости права использования.
За основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельства взимается за правомерное использование (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).
Ключевой проблемой в таких делах является определение сравнимых обстоятельств, поскольку каждый объект интеллектуальной собственности уникален.
Предоставление лицензионного договора не гарантирует правообладателю выплату компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака – в случае несоответствия обстоятельств договора и обстоятельств нарушения права суды, как правило, снижают размер заявленной правообладателем компенсации.
Для защиты прав сторон и устранения споров по поводу определения цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах, представляется целесообразным проводить оценку рыночной стоимости права использования товарного знака с помощью специалиста-оценщика. При этом имеют значение квалификация и опыт оценщика. Практике известны случаи, когда в ходе оценки оценщиком, не специализирующимся на оценке нематериальных активов, были допущены ошибки. Оценка как в судебном процессе, так и вне его позволит сторонам обосновать свою позицию и уменьшить вероятность злоупотреблений.
