Верховный Суд опубликовал Определение № 305-ЭС26-4684 от 2 июля по делу № А40-293838/2023, в котором указал на отсутствие обязанности лицензиата направлять отчетную документацию лицензиару за пределами фактического использования результатов интеллектуальной деятельности.
24 декабря 2012 г. Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, и АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заключили лицензионный договор. Стороны в договоре согласовали условие об обязанности лицензиата в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представлять лицензиару отчетную документацию об использовании результатов интеллектуальной деятельности.
В декабре 2023 г. ФАПРИД обратилось в арбитражный суд с иском к лицензиату о взыскании 825 тыс. руб. штрафа за ненадлежащее исполнение лицензионного договора в части предоставления отчетности и об обязании представить отчетную документацию за период с I квартала 2013 г. по I квартал 2021 г. Решением от 14 июня 2024 г. суд отказал в иске, с чем согласилась апелляция. Однако Суд по интеллектуальным правам постановлением от 27 декабря 2024 г. отменил названные судебные акты в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании договорной неустойки за период с III квартала 2020 г. по I квартал 2021 г., направив дело в указанной части на новое рассмотрение в первую инстанцию.
При повторном рассмотрении дела суд удовлетворил иск в отмененной части, взыскал с завода в пользу ФАПРИД 75 тыс. руб. штрафа: он применил положения ст. 202, 1233, 1235, 1237 ГК РФ и, признав договор действующим и подлежащим исполнению, счел обоснованным требование учреждения. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали эти выводы.
Завод подал кассационную жалобу в Верховный Суд, в которой, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты и отказать в удовлетворении иска. Изучив жалобу, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что в силу п. 1 ст. 1237 ГК лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании РИД или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
Как указал Суд, из приведенного в лицензионном договоре перечня следует, что в состав отчетной документации входят: отчет о выполнении лицензионного договора по указанной в разделе 14 форме в соответствии со ст. 1237 ГК; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата по договору комиссии; копии экспортной лицензии на поставку продукции по контракту и оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по нему; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту; копии изменений к контракту, договору комиссии. Согласно договору копии экспортной лицензии и паспорта сделки по контракту предоставляются при первом отчете лицензиата и в последующем высылаются только в случае их корректировки и переоформления; по договору комиссии представляется лишь выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата.
Между тем суд первой инстанции, взыскивая штраф за неисполнение лицензиатом обязанности по представлению отчетной документации, не указал, какие именно отчетные документы из приведенного выше перечня за период с III квартала 2020 г. по I квартал 2021 г. не были представлены лицензиару. ВС пояснил, что один договор порождает несколько обязательств. В частности, между сторонами лицензионного договора возникают обязательства по предоставлению права использования РИД, представлению отчетов об использовании РИД, внесению лицензионных платежей, а также ряд иных обязательств. Прекращение договора влечет разные последствия в отношении указанных обязательств, которые зависят от существа конкретного обязательственного правоотношения и соглашения сторон.
Со ссылкой на разъяснения, изложенные в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ о заключении и толковании договора», Суд отметил, что толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).
В определении указано, что из лицензионного договора следует: предоставление лицензиату права использования РИД связано с необходимостью исполнения им обязательств по договору комиссии и контракту. Обязанность лицензиата представлять лицензиару отчетные документы обусловлена использованием РИД. При этом лицензионным договором установлено: лицензиат обязался использовать РИД исключительно в целях выполнения контракта.
Судебная коллегия напомнила, что в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК надлежащее исполнение прекращает обязательство. Согласно материалам дела основные обязательства, составляющие предмет контракта и договора комиссии, во исполнение которых заключался лицензионный договор, прекратились надлежащим исполнением со стороны завода. Данное обстоятельство истцом не опровергнуто. При таком положении в силу п. 1 ст. 1237 ГК и с учетом системного толкования условий лицензионного договора прекращается и обязательство завода представлять отчеты о его выполнении, поскольку договор не предполагает использование РИД за пределами действия контракта, а также договора комиссии.
ВС обратил внимание, что предусмотренное договором условие о его действии до подписания акта выполненных обязательств также не указывает на обязанность лицензиата направлять отчетную документацию лицензиару за пределами фактического использования РИД. В то же время положения лицензионного договора могут применяться и по окончании использования РИД ответчиком в отношениях сторон, связанных с платежами, до момента их окончательного урегулирования, в том числе после истечения срока действия договора.
Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что с учетом приведенных норм гражданского законодательства, условий лицензионного договора и установленных обстоятельств у учреждения отпали основания требовать от завода представления отчетной документации за спорный период и взыскивать штраф за ее непредставление. В связи с этим ВС отменил обжалуемые судебные акты, а в удовлетворении иска учреждения – отказал.
Комментируя определение ВС, управляющий партнер ООО «Савицкая и партнеры» Анжелика Савицкая отметила, что оно заслуживает пристального внимания профессионального сообщества, поскольку Суд сформулировал важный правовой подход, который может существенно повлиять на практику исполнения лицензионных договоров, заключаемых во исполнение иных обязательств.
По словам эксперта, актуальность рассмотренного спора не вызывает сомнений. Практика заключения лицензионных договоров «в связке» с иными соглашениями широко распространена, особенно в сфере государственного оборонного заказа и внешнеэкономической деятельности. При этом, как подчеркнула Анжелика Савицкая, на протяжении многих лет сохранялась неопределенность в вопросе о судьбе обязательств по предоставлению отчетности после прекращения основного обязательства, во исполнение которого был заключен лицензионный договор. Нижестоящие суды нередко занимали формальный подход, взыскивая штрафы за непредставление отчетности лишь на том основании, что лицензионный договор формально не был расторгнут, констатировала юрист.
Анжелика Савицкая полагает, что позиция ВС является абсолютно обоснованной и соответствующей как букве, так и духу закона. «Определение ВС по данному делу имеет большое значение для формирования единообразной судебной практики. Оно четко указывает: обязанность лицензиата по представлению отчетов об использовании РИД и ответственность за их непредставление прекращаются с момента фактического прекращения использования РИД, даже если лицензионный договор формально не расторгнут», – отметила эксперт.
По ее мнению, данный подход защищает лицензиатов от необоснованных требований о предоставлении отчетности и взыскании штрафов спустя много лет после фактического исполнения обязательств. В то же время такой подход не ущемляет прав лицензиаров, поскольку обязательства по уплате лицензионных платежей за период фактического использования сохраняются. Анжелика Савицкая считает, что правовая позиция, выраженная в комментируемом определении, найдет широкое применение и будет способствовать более взвешенному и справедливому разрешению аналогичных споров.
Управляющий партнер МКА «ОСНОВА» Илья Мурылев полагает, что подобная проблема на практике встречается не очень часто. Он отметил, что стороны при прекращении договорных обязательств, как правило, перестают предоставлять отчеты об использовании РИД одновременно с прекращением самого использования. «С выводами ВС следует согласиться. Определение Суда основано на исследовании не только лицензионного договора, но и связанных с ним контрактов, для исполнения которых и была предоставлена лицензия и которые были исполнены. Логично, что при прекращении обязательств лицензиат не обязан предоставлять отчеты об использовании РИД, если договором не закреплено иное, на что и обратил внимание ВС. В противном случае бессрочная обязанность отчитываться перед лицензиаром прямо нарушала бы ст. 1237 ГК», – подчеркнул эксперт.
Адвокат МКА «Межрегион» Алексей Трофимов считает, что значение рассматриваемого определения Верховного Суда выходит за рамки конкретного спора о лицензионном договоре. «В данном деле ВС в очередной раз продемонстрировал подход к весьма сложной теме – толкованию договора. При разрешении подобных споров нельзя ограничиваться буквальным прочтением отдельных условий договора. Необходимо учитывать цель его заключения, взаимосвязь всех условий, фактическое поведение сторон и экономический смысл возникших между ними обязательств», – отметил он.
Как пояснил Алексей Трофимов, СИП, отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций, в первую очередь учитывал формальное обстоятельство: поскольку договор не был прекращен в предусмотренном им порядке и стороны не подписали документ, который должен был подтвердить исполнение обязательств, договор продолжал действовать, а вместе с ним сохранялись и предусмотренные им дополнительные обязанности, включая обязанность лицензиата представлять отчеты с соответствующей ответственностью за ее неисполнение.
Верховный Суд, напротив, оценил спор через призму цели заключения договора и функционального назначения соответствующих обязанностей, подчеркнул эксперт. «Лицензионный договор был заключен для обеспечения исполнения вполне конкретного контракта. После достижения этой цели использование РИД фактически прекратилось, а следовательно, отпала необходимость и в исполнении той части обязательств, которая была непосредственно связана с таким использованием. Ведь обязанность по представлению отчетов по лицензионному договору не существует сама по себе: она предназначена для контроля за использованием РИД и прекращается вместе с прекращением такого использования, если иное прямо не вытекает из условий договора. Именно таким образом, как представляется, ВС предложил судам толковать условия договора, избегая чрезмерно формального подхода. Любопытно, что именно такой подход первоначально заняли суды первой и апелляционной инстанций. Они изменили свою позицию лишь после отмены судебных актов СИП, а теперь Верховный Суд фактически вернулся к их первоначальному пониманию спора», – отметил Алексей Трофимов.
Управляющий партнер консалтинговой компании «Юниконсул» Андрей Швецов считает важным напоминание судам о том, что при толковании условий договора необходимо не только принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, но и безусловно обращать внимание на то, чтобы толкование договора не приводило к такому пониманию его условий, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду, в том числе исходя из целей самого договора. «ВС, исходя из совокупности условий лицензионного договора и установленных фактических обстоятельств, определил отказать государственному учреждению в удовлетворении иска, что представляется верным», – полагает эксперт.
