14 декабря Конституционный Суд вынес Постановление № 57-П по запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности п. 3 ст. 1252 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в котором указал, что при рассмотрении требований о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав суды должны учитывать все значимые для дела обстоятельства и при необходимости они вправе снижать ее размер.
Отказ во взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака
ООО «Максимус» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Фирма “Здоровье”» о взыскании на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации в размере двукратной стоимости товара (детского чая) за неправомерное использование обозначения «Баюшки-Баю», сходного до степени смешения с товарным знаком «Баю-Бай». Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2021 г. обществу было отказано в удовлетворении исковых требований.
Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, и в дело в качестве соистца вступила кипрская компания «Форианелли Трэйдинг Лимитед», являющаяся правообладателем спорного товарного знака. Постановлением от 23 июня 2022 г. во взыскании компенсации обеим организациям было отказано. Суд отметил, что предметом заключенного компаниями «Форианелли Трэйдинг Лимитед» и «Максимус» договора цессии является уступка последнему права (требования) возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак за конкретный период, притом что этот договор не зарегистрирован. Соответственно, по мнению суда, исключительное право цедента не было передано «Максимусу» в установленном законом порядке.
Обращаясь к вопросу о возможности взыскания компенсации в пользу кипрской компании, апелляция, в частности, указала, что в другом деле с ответчика уже была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав ООО «Курортмедсервис» на два товарных знака в двукратном размере стоимости той же продукции. Кроме того, сославшись на судебные акты по другим делам и дополнительно представленные доказательства, она отметила, что ООО «Курортмедсервис» и компания «Форианелли Трэйдинг Лимитед» являются аффилированными лицами.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ООО «Максимус» подало кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам, который приостановил производство по ее рассмотрению, направив запрос в Конституционный Суд РФ.
КС постановил внести изменения в гражданское законодательство
СИП просил проверить на соответствие Конституции РФ п. 3 ст. 1252 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой они позволяют неоднократно взыскивать с нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости товара по искам разных правообладателей, которым принадлежат права на сходные до степени смешения товарные знаки, притом что правообладатели могут быть аффилированными лицами. Как указал СИП, отсутствие норм, позволяющих суду при указанных обстоятельствах разрешить спор и определить размер компенсации, соблюдая баланс интересов всех участников оборота с учетом принципа соразмерности ответственности последствиям деяния, создает ситуацию правовой неопределенности и для участников гражданского оборота, и для правоприменителей.
Изучив запрос, Конституционный Суд отметил, что, как и право собственности, интеллектуальные права подлежат защите исходя из общего блага и необходимости поддержания конкурентной экономической среды, в том числе в целях утверждения и защиты в РФ конституционно значимых ценностей. Он подчеркнул, что согласно п. 3 ст. 1484 ГК никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом согласно ст. 14.6 Закона о защите конкуренции совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории РФ, может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция.
КС напомнил о специфике объектов интеллектуальной собственности, в силу которой одним действием могут быть нарушены исключительные права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Такое нарушение может, например, заключаться в выражении нескольких объектов интеллектуальной собственности в одном материальном носителе (Определение КС от 18 июня 2020 г. № 1345-О). Из этого исходит и правоприменительная практика (п. 68 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10).
Суд обратил внимание, что государственная регистрация права способствует правовой определенности в сфере гражданского оборота, позволяющей участникам соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей. Наличие в государственном реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и притом зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает предшествующее взаимодействие последних, а множественность таких правообладателей отвечает законодательным требованиям. Вместе с тем согласие правообладателя «старшего» товарного знака на указанную регистрацию может быть обусловлено различными фактическими обстоятельствами, не исключая устойчивых связей между хозяйствующими субъектами, в том числе свидетельствующих об их аффилированности.
Предусмотренная действующим законодательством возможность государственной регистрации за разными правообладателями товарных знаков, сходных до степени смешения, с выдачей свидетельств, удостоверяющих исключительное право на каждый из них, свидетельствует о признании за каждым из правообладателей экономически и юридически значимого интереса, подлежащего защите в установленном порядке. КС подчеркнул, что при рассмотрении подобных дел суды обязаны учитывать различные фактические обстоятельства, например то, в какой степени связаны между собой правообладатели сходных товарных знаков, в какой мере они могут влиять на решения друг друга и является ли их поведение добросовестным.
Со ссылкой на Постановление от 13 декабря 2016 г. № 28-П и ряд других своих решений Суд указал, что взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений. В рамках этого института защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота. Соответственно, если размещение на товаре одного обозначения повлекло одновременное нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные за разными правообладателями, сама по себе возможность защиты исключительных прав каждым из правообладателей согласуется с конституционными предписаниями, гарантирующими охрану интеллектуальной собственности и судебную защиту прав и свобод.
КС отметил, что наличие согласия на введение иным лицом в оборот нового товарного знака, сходного до степени смешения с уже используемым, еще и выраженного в отношении нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения, может, наряду с другими признаками, указывать на состояние контроля между аффилированными лицами. Такое состояние при этом предполагает наличие у аффилированных лиц совпадающих экономических интересов и некоторую координацию своих действий для их наиболее благоприятного удовлетворения. Между тем одно лишь такое согласие само по себе не свидетельствует об аффилированности, равно как и о недобросовестности правообладателей.
Обращаясь к Обзору судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденому Президиумом ВС РФ15 ноября 2023 г., КС указал на недопустимость приобретения лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров, т.е. имитации нарушения исключительного права с целью получения судебной защиты. Само по себе последовательное (неодновременное) предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки несколькими правообладателями, если эти права одновременно нарушены размещением на товаре одного обозначения, не может расцениваться как злоупотребление правом. Это влечет в любом случае повышенное обременение нарушителя исключительных прав, тогда как даже обращение с таким требованием одного лица, по крайней мере, не исключает, а чаще предполагает взыскание суммы в размере, превышающем необходимый для возмещения правообладателю убытков.
Суд напомнил, что в Постановлении № 28-П/2016 он пришел к выводу, что отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании компенсации, исчисленной по правилам, в частности, подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, с учетом обстоятельств конкретного дела, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. Отсутствие же у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона, санкции, являющейся явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и суду.
В этом постановлении также указано, что на практике истцы-правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, что превращает их в экономически более сильное лицо в споре. Соответственно, отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации, требуемой правообладателем, притом что вступившим в законную силу судебным актом компенсация уже взыскана за нарушение права на сходный до степени смешения товарный знак в пользу иного правообладателя в связи с теми же фактическими обстоятельствами, может повлечь явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу.
Как пояснил Суд, правовые позиции, которые содержатся в Постановлении № 28-П/2016, некоторыми судами рассматриваются как самостоятельное основание для снижения размера компенсации ниже величины, установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК. В то же время в судебной практике встречается и узкое их толкование, при котором такое снижение оказывается невозможным. «Возникшие противоречия относительно сферы действия этих позиций обусловлены не в последнюю очередь тем, что, несмотря на высказанную в названном постановлении рекомендацию внести в гражданское законодательство надлежащие изменения, на сегодняшний день выработка нормативных критериев для снижения размера компенсации не завершена. К настоящему времени правовое регулирование в этой сфере не претерпело изменений», – указал он.
В связи с этим Конституционный Суд пришел к выводу, что и в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, должна быть обеспечена возможность снижения ее размера с учетом характера нарушения, а также иных обстоятельств такого дела и в соответствии с требованиями разумности и справедливости, при условии что размер подлежащей выплате компенсации превышает размер причиненных правообладателю убытков, притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности.
По мнению КС, отсутствие у суда правомочия – при наличии побуждающих к тому обстоятельств, в том числе в случае предъявления требования аффилированным лицом правообладателя, уже взыскавшего ранее компенсацию за нарушение исключительного права, – снизить в рассматриваемой ситуации размер компенсации, исчисленной указанным образом, или вовсе отказать в ее взыскании в условиях правовой неопределенности может привести к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю.
Таким образом, Конституционный Суд признал оспариваемые нормы не соответствующими Основному Закону и обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование соответствующие изменения. При этом он отметил, что законодатель не лишен возможности, не ограничиваясь лишь материально-правовыми аспектами регулирования, предусмотреть процессуальные и процедурные механизмы, обеспечивающие рассмотрение вопросов взыскания компенсации с нарушителя прав на сходные до степени смешения товарные знаки в рамках одного судебного дела, с тем, однако, чтобы не устанавливались необоснованные препятствия любому из правообладателей инициировать начало рассмотрения такого дела.
Суд установил, что до внесения поправок в гражданское законодательство суды должны учитывать все значимые для дела обстоятельства и при несоответствии размера компенсации требованию справедливости и равенства вправе снижать ее размер. А при установления судом наличия между правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя, отмечено в постановлении.
Эксперты «АГ» проанализировали выводы КС
Патентный поверенный, сооснователь компании «ИНТЕЛАЙТ» Ирина Бабинцева согласна с позицией КС о том, что нельзя, безусловно, запрещать взыскание компенсации в пользу владельца товарного знака после того, как она взыскана в пользу лица, предъявившего требование первым, так как иной вывод ограничивал бы право законного владельца товарного знака. Она подчеркнула, что с учетом необходимости соблюдения баланса интересов сторон необходимо принимать во внимание все фактические обстоятельства дела и тот факт, что компенсация уже была взыскана в пользу аффилированного лица.
По ее мнению, КС справедливо указал, что необходимо исследовать все нюансы допущенного нарушения и определять исходя из глубокого анализа размер компенсации, и за счет этого злоупотреблений со стороны владельцев товарных знаков станет меньше. «Я из тех патентных поверенных, кто активно продвигает привлечение специалистов оценщиков для более объективного определения размера компенсации по нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности. Надеюсь, что в скором времени Конституционный Суд выскажется о значимости профессиональной оценки со стороны экспертов-оценщиков в делах по нарушению прав на товарные знаки», – поделилась Ирина Бабинцева.
Адвокат ММКА «Правовой советник» Илья Мурылев обратил внимание, что данная проблема все чаще проявляется в судебной практике. По его словам, встречаются случаи, когда в связи с незаконным использованием товарного знака с иском в суд обращаются сам правообладатель и лицензиат или в рамках группы компаний у разных юридических лиц имеются схожие товарные знаки и правообладатели таких схожих товарных знаков пытаются взыскать компенсацию с нарушителя. «С выводами КС РФ полагаю необходимым согласиться, поскольку представляется, что позиция истцов в описанном деле ошибочна и ответственность в данном случае должна быть связана с фактом нарушения и количеством нарушений, а не с числом лиц, легально использующих товарный знак, поскольку намерения нарушителя сводятся к индивидуализации товара, а не к нарушению прав конкретных лиц», – считает Илья Мурылев.
По мнению старшего юриста BIRCH LEGAL Анны Лапшиной, позиция КС является отражением общей тенденции по вопросу применения института компенсации за незаконное использование товарных знаков, которая получила отражение в решениях Суда по интеллектуальным правам и Верховного Суда. Она назвала важным указание на то, что при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности должны учитываться все фактические обстоятельства, в том числе должна даваться оценка добросовестности поведения участников спора. «Необходимость оценки поведения правообладателя по критерию добросовестности подчеркивалась и в опубликованном недавно Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков. Актуальность и значимость данного подхода сложно переоценить, поскольку добросовестность поведения, на мой взгляд, должна стать не просто декларируемой установленной законом презумпцией, а безусловным стандартом поведения всех участников гражданского оборота», – прокомментировала эксперт.
Она подчеркнула, что ранее КС РФ уже озвучивал позицию о возможности снижения размера компенсации ниже низшего установленного порога за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с учетом обстоятельств конкретного дела, в том числе с учетом реально понесенных убытков. При этом в данном случае Суд дал оценку несколько другого аспекта «множественного нарушения», когда одно действие приводит к нарушению исключительных прав на товарные знаки сразу нескольких лиц. «Озвученная КС позиция о необходимости учета при определении размера компенсации аффилированности правообладателей, которые обращаются за защитой прав на сходные товарные знаки, по сути, также направлена на обеспечение принципа разумного баланса прав и интересов участников оборота. Постановление КС направлено на дальнейшее закрепление подхода о недопустимости взыскания компенсации, размер которой носит произвольный и необоснованный характер. В тоже время представляется, что при реализации такого подхода на практике крайне важно все же соблюсти баланс интересов всех участников оборота, не допустить “перекоса” в сторону защиты лишь одной из сторон отношений, в данном случае – нарушителя. Важно обеспечить возможность всем правообладателям товарных знаков применить все предусмотренные законом меры защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», – резюмировала Анна Лапшина.
