Минобрнауки России опубликовало разработанные им поправки в ст. 1515 ГК, которая регулирует ответственность за незаконное использование товарного знака. В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда от 24 июля 2020 г. № 40-П.
Позиция КС все-таки станет частью закона?
Как ранее сообщалось, КС решил, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК не соответствует Конституции, поскольку не позволяет суду при нарушении индивидуальным предпринимателем исключительного права на один товарный знак учесть фактические обстоятельства конкретного дела и снизить общий размер компенсации в том случае, если она многократно превышает убытки правообладателя, размер которых можно установить «с разумной степенью достоверности».
При этом Суд, как и ранее в Постановлении № 28-П/2016, упомянул о необходимости учитывать фактические обстоятельств конкретного дела. В частности, то, что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование чужой интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.
Минобрнауки предлагает дополнить ст. 1515 ГК новым пунктом, согласно которому размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела может быть снижен судом ниже предела, установленного подп. 2 п. 4 этой же статьи, но не может составлять менее стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права использования товарного знака.
Отметим, что согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК правообладатель вправе потребовать компенсацию за незаконное использование своего товарного знака в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или права использования товарного знака.
«Компенсация, исчисленная с учетом конкретных обстоятельств дела в минимально допустимом размере, исключает возможность применения к нарушителю прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации санкции, являющейся явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению или многократно превышающей размер причиненных правообладателю убытков, и тем самым исключает также нарушение баланса их прав и законных интересов», – сказано в пояснительной записке.
Аналогичную формулировку использовало правительство в пояснительной записке к законопроекту № 198171-7, подготовленному во исполнение Постановления КС № 28-П/2016. Эти поправки в п. 3 ст. 1252 ГК, направленные на изменение общих правил о компенсации за нарушение исключительного права, были приняты в первом чтении еще в октябре 2017 г. , но с тех пор законопроект не рассматривался. Ранее советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Николай Богданов предположил, что с учетом нового постановления КС в законопроект могут быть внесены правки и его рассмотрение продолжится.
Эксперты «АГ» раскритиковали поправки
Юрист практики интеллектуальной собственности Lidings Алексей Возжаев отметил, что Постановление № 40-П продолжило серию позиций КС, посвященных оценке обстоятельств при определении размера компенсации (постановления № 28-П и № 8-П/2018). «До принятия указанного акта правообладатели активно использовали положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса, поскольку это позволяло взыскивать значительные суммы, которые во многих случаях оказывались несоразмерны противоправному деянию с точки зрения принципа баланса прав и законных интересов сторон спора», – объяснил Алексей Возжаев.
При этом, отметил он, предлагаемый п. 4.1 значительно шире позиции КС. «Конституционный Суд РФ указал следующие критерии: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, нарушено исключительное право на один товарный знак, размер компенсации многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков, использование объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя и не носило грубый характер», – указал Алексей Возжаев.
В проекте же закона указанный перечень фактически не ограничен, полагает эксперт: «Размер компенсации может быть снижен в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела. Подобное положение предоставляет судам большую свободу при оценке различных факторов, способных повлиять на размер компенсации».
Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», патентный поверенный РФ Василий Зуев считает, что предлагаемые изменения в ст. 1515 ГК не в полной мере учитывают Постановление № 40-П. По мнению эксперта, важна системная взаимосвязь между правовыми позициями, изложенными в этом постановлении, и другими постановлениями Суда – № 28-П/2016 и № 8-П/2018.
«Если рассматривать позицию Конституционного Суда, выраженную в указанных постановлениях, то внесение изменений в одну лишь ст. 1515 ГК представляется не способным восполнить конституционность всего института гражданско-правовой ответственности в виде компенсации, рассчитанной из двукратной стоимости права или двукратной стоимости товаров. Представляется более актуальным внесение изменений в систему норм, закрепляющих порядок определения ответственности за незаконное использование объектов исключительных прав. Это взаимосвязанные и упоминаемые КС ст. 1252, 1301, 1311, 1406.1 и 1515 ГК», – полагает Василий Зуев.
Кроме того, добавил он, заслуживает «законодательного внимания» и вопрос об имущественной обеспеченности нарушителя исключительных прав во взаимосвязи с конституционным принципом обеспечения достоинства личности, с одной стороны, и применимости данного критерия при определении меры ответственности за незаконное использование объектов исключительных прав как к физическим лицам и предпринимателям, так и к организациям, с другой стороны.
Юрист VEGAS LEX Артем Данцев также отметил, что в Постановлении № 40-П Конституционный Суд продолжает правовой подход, изложенный в Постановлении № 28-П. При этом еще в п. 21 Обзора судебной практики № 3 за 2017 г. Верховный Суд указал на возможность уменьшения «кратной» компенсации ниже минимального предела с учетом подхода КС РФ из Постановления № 28-П, которое было посвящено другому способу расчета компенсации.
«До принятия Постановления № 40-П по запросу арбитражного суда Конституционный Суд несколько раз отказывал в принятии жалоб в отношении подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ: как правообладателю, в деле которого размер компенсации был снижен с 10 млн до 250 тыс. руб. (Определение № 3304-О/2018), так и нарушителю исключительного права, которому суды отказали в уменьшении размера компенсации в связи с нарушением права лишь на один товарный знак (Определение № 439-О/2020)», – рассказал эксперт.
При этом, добавил он, позиция КС неоднозначна прежде всего из-за установления им связи между размером компенсации и размером убытков, тогда как при взыскании компенсации правообладателю не требуется доказывать ни их размер, ни даже факт их наступления – достаточно доказанности факта нарушения (п. 3 ст. 1252 ГК, п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10).
«Сформированный КС правовой подход не выглядит как общее правило: допуская возможность снижения компенсации ниже минимального предела с учетом фактических обстоятельств, Суд в то же время признает и штрафной характер компенсации, и важность выполняемой ею функции общей превенции. Однако применение этого подхода в настоящее время носит не исключительный, а скорее массовый характер», – указал Артем Данцев.
Ситуация, по его словам, осложняется и тем, что при снижении размера компенсации на основании позиции КС суды зачастую уменьшают ее произвольно, без учета определенных Конституционным Судом критериев и реального установления указанных им обстоятельств. «Отмена судебных актов в связи с тем, что суды снизили компенсацию на основании подхода КС без учета фактических обстоятельств дела, часто встречается в практике Суда по интеллектуальным правам. Возможно, в связи с этим КС в свежем постановлении акцентировал внимание на том, что снижением размера компенсации не могут подменяться как установление судом обстоятельств дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака», – предположил эксперт.
Универсальности подхода КС, по словам юриста, поспособствовал и Верховный Суд, который в уже упомянутом п. 21 Обзора судебной практики № 3 за 2017 г. допустил применение в отношении юридических лиц тех правил, которые КС сформулировал применительно к индивидуальным предпринимателям. «Между тем из постановлений КС следует, что возможность снижения компенсации применима именно к случаям, когда нарушителем является индивидуальный предприниматель. В 2016 г. Суд объяснял это тем, что применение повышенной санкции к организации обычно не приводит к непропорциональному ограничению имущественной сферы ее участников, тогда как предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом и на его жизненной ситуации подобное взыскание может сказаться крайне негативно», – заметил Артем Данцев.
По его словам, предлагаемый законопроект не конкретизирует критерии снижения размера компенсации, допуская ее уменьшение «в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела». При этом нельзя не учитывать, что КС связывает возможность снижения размера компенсации с определенными фактическими обстоятельствами, подчеркнул эксперт. «Еще в 2016 г. Суд обращал внимание на то, что критерии снижения размера компенсации должны быть определены в законе. Представляется, что с учетом обозначенных выше проблем отсутствие нормативно закрепленных ориентиров для уменьшения компенсации может привести к необоснованному расширению судейского усмотрения, применению подхода КС РФ вопреки его изначальному содержанию и назначению, и, как следствие, – к дальнейшему нивелированию значения компенсации как эффективного средства защиты прав правообладателя, альтернативного взысканию убытков», – заключил Артем Данцев.
