3 декабря Верховный Суд вынес Определение № 310-ЭС25-9110 по делу № А09-4451/2022, в котором разъяснил нижестоящим инстанциям, что для правильного разрешения спора о взыскании задолженности и пеней по лицензионному договору существенное значение имеет установление факта исполнения сторонами договора за период, предшествующий признанию патента недействительным.
ООО «Дипром» являлось владельцем исключительной лицензии на право использования изобретения по патенту с датой приоритета изобретения 27 января 2015 г. 2 июня 2017 г. «Дипром» заключил с ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» лицензионный договор, в соответствии с которым предоставил лицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, право на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции на основе лицензии. По условиям договора выплата роялти должна была производиться лицензиатом в течение 15 банковских дней со дня выставления счета лицензиаром; лицензиар выставляет счет на оплату лицензиату в течение двух банковских дней с момента получения данных лицензиата. При этом лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, должен предоставлять лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии в течение отчетного периода, а также сведения о цене реализации продукции по лицензии. В случае задержки платежей лицензиат должен был уплачивать пени в размере 0,1% за каждый просроченный день платежа.
30 октября 2020 г. Роспатент признал патент полностью недействительным. 20 ноября 2020 г. «Дипром» сообщил заводу о прекращении договорных отношений с 1 января 2021 г. в связи с истечением срока действия договора, установленного до 31 декабря 2020 г.
Впоследствии общество «Дипром» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с лицензиата более 5 млн руб. вознаграждения, около 93 тыс. руб. пеней, около 1,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами с продолжением начисления процентов по день фактического исполнения обязательства. Истец указал, что счета, выставленные на основании отчетов о начисленных лицензионных платежах за продукцию, произведенную по лицензии и отгруженную за июль − декабрь 2020 г., завод не оплатил, обязательства по уплате текущих роялти за указанный период не исполнил.
Отказывая в иске, суд исходил из отрицания ответчиком факта наличия обязательства по уплате лицензионных платежей в заявленном истцом размере, посчитав, что признание недействительным патента ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору. Данные выводы поддержали апелляция и кассация.
Тогда «Дипром» обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что в соответствии с п. 4, 5 ст. 1398 ГК патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 данного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. При этом в п. 6 ст. 1398 ГК установлено, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
Ссылаясь на Определение КС от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П, Верховный Суд разъяснил: существо отношений по лицензионному договору заключается в том, что предоставление лицензиату права на использование технического решения может быть осуществлено не иначе как с согласия лицензиара, имеющего исключительные права на соответствующее изобретение, и это существо отношений между сторонами, заключившими лицензионный договор исходя из предположения о действительности патента на изобретение, не изменяется последующим признанием патента недействительным в той части, в которой договор был исполнен к моменту аннулирования патента. Фактически по такому исполненному договору лицензиат получает искомую выгоду от использования изобретения, в отношении которого презюмировалось наличие патентной охраны. Полученная лицензиатом выгода обосновывает необходимость выплаты лицензиару предусмотренных договором лицензионных платежей.
Экономколлегия обратила внимание: в п. 141 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» разъяснено, что с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.
Таким образом, исходя из нормы ст. 1398 ГК и приведенных разъяснений в случае признания патента на изобретение недействительным лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор исполнялся сторонами, предполагая о действительности патента. Следовательно, установление факта исполнения сторонами договора за период, предшествующий признанию патента недействительным, являлось юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения спора. В силу ст. 309, 310 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Верховный Суд отметил: в договоре стороны предусмотрели, что после прекращения срока действия его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия. Истец в подтверждение исполнения лицензиатом договора до прекращения его действия и аннулирования патента представил в материалы дела отчеты с информацией об объемах и стоимости продукции, произведенной по лицензии в заявленный в иске период, и о цене реализации продукции, которые были получены от ответчика.
Согласно п. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. Однако суд первой инстанции, ограничившись лишь ссылкой на отрицание ответчиком наличия обязательства по уплате платежей, не исследовал надлежащим образом обстоятельства исполнения лицензиатом договора, не дал содержательной оценки направленным им отчетам, не проверил наличие задолженности и ее размер. При этом в случае подтверждения фактического исполнения договора отсутствие доказательств признания ответчиком наличия обязательства по уплате текущих отчислений не может служить самостоятельным основанием для отказа в иске. Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют положениям ст. 1398 ГК, разъяснениям, приведенным в п. 141 Постановления Пленума ВС № 10. В связи с этим Верховный Суд отменил судебные акты трех инстанций, а дело направил на новое рассмотрение.
В комментарии «АГ» управляющий партнер московской коллегии адвокатов TRUST & LAW Майя Шевцова отметила, что правовая позиция Верховного Суда представляется обоснованной, последовательной и согласующейся с системным толкованием ст. 1398 ГК РФ. «ВС логично подтвердил, что последующее аннулирование патента не должно ретроспективно лишать смысла уже исполненные сторонами лицензионные отношения, поскольку лицензиат получил фактическую экономическую выгоду от использования технологии. Подход ВС способствует балансу интересов сторон и предотвращает злоупотребления, когда лицензиат мог бы использовать изобретение, а затем уклониться от оплаты, ссылаясь на недействительность патента. Кроме того, позиция ВС учитывает устойчивую практику Конституционного Суда и Пленума ВС по аналогичным вопросам, что укрепляет предсказуемость регулирования в сфере интеллектуальных прав», − указала она.
Адвокат обратила внимание на недостаточную оценку доказательств нижестоящими судами, которые фактически проигнорировали представленные самим лицензиатом отчеты о производстве и реализации продукции. «Также важно, что ВС акцентировал внимание на необходимости исследовать именно фактическое исполнение договора, а не ограничиваться формально-правовым анализом статуса патента. Существенным является и то, что ВС напомнил о действии положений договора, регулирующих расчеты после прекращения его срока, что нередко упускается судами при разрешении подобных споров. Внимание заслуживает и указание ВС на риски перекосов в балансе интересов: отмена роялти задним числом противоречила бы природе лицензионного договора и стимулировала бы недобросовестное поведение лицензиатов», − заключила Майя Шевцова.
Адвокат гражданской практики АБ KR&P Анна Буданова отметила, что суды нижестоящих инстанций ошибочно связали правовые последствия и момент аннулирования патента на изобретение, предусмотренные п. 5 ст. 1398 ГК, с прекращением всех обязательств по лицензионному договору ретроспективно. Между тем подход судов полностью противоречит п. 6 ст. 1398 ГК, в котором законодатель прямо предусматривает сохранение действия лицензионных договоров в той мере, в которой они были исполнены, что также следует из разъяснений Конституционного Суда в Определении № 966-О-П/2007, Пленума Верховного Суда в Постановлении № 10. Иных правовых последствий аннулирования патента применительно к основанным на нем обязательствам законодатель не предусматривает. «Иной подход предоставлял бы лицензиату необоснованные преимущества с учетом существа отношений из лицензионного договора, поскольку фактически по исполненному лицензионному договору лицензиат получил бы выгоду от использования изобретения, которая и обусловливает наличие у лицензиата обязанности по перечислению лицензиару соответствующих лицензионных платежей», − пояснила она.
В данном случае, посчитала Анна Буданова, позиция, согласно которой для разрешения иска о взыскании задолженности и пеней по лицензионному договору судам надлежит исследовать обстоятельства исполнения лицензионного договора, является вполне логичной и соответствует прямому указанию законодателя, а также полностью согласуется с ранее сложившейся практикой ВС.
