×

ВС пояснил, как применять эстоппель в спорах об авторстве изобретения

Он указал на недопустимость применения этого принципа после оценки лишь поведения истца в отрыве от поведения ответчика
Один из экспертов «АГ» заметил, что ВС, несмотря на отсутствие формального договора, толковал отношения, исходя из всех имеющихся обстоятельств дела со ссылками на сущность взаимоотношений. Другой посчитал, что Верховный Суд обоснованно подчеркивает необходимость детального анализа фактических обстоятельств и роли каждого лица, претендующего на авторство, в процессе создания изобретения, ведь вопрос о творческом вкладе в техническое решение является ключевым в делах, касающихся патентных прав.

8 октября Верховный Суд вынес Определение № 300-ЭС24-6956 по делу № СИП-295/2023, в котором напомнил нижестоящим инстанциям правила применения принципа эстоппель в споре об указании ответчика в качестве соавтора изобретения при отсутствии его творческого вклада.

Спор об авторстве изобретения и о патентообладателях

9 октября 2019 г. в Роспатент поступила заявка о выдаче патента на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков», в которой в качестве авторов были указаны Олег Аминов, Тарас Бондаренко, Михаил Прокудин и Степан Полихов, а патентообладателем – ООО «Корпорация Уралтехнострой». По результатам экспертизы заявки 26 мая 2020 г. был выдан патент № 2722064 на изобретение с датой приоритета от 9 октября 2019 г. с указанием в нем в качестве авторов перечисленных лиц, в качестве патентообладателя – Корпорации.

Степан Полихов обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Корпорации о признании недействительными патентов РФ № 2663418, № 2659763 в части неуказания его патентообладателем, указания в качестве авторов Олега Аминова и Юрия Зубкова, патентообладателя – Корпорации. Также он просил признать недействительными патенты РФ № 2722064, № 2726310, № 2737053 в части неуказания его патентообладателем, указания в качестве автора Олега Аминова. Кроме того, истец просил обязать Роспатент выдать новые патенты на изобретения по заявкам № 2017135749, № 2017135750 с указанием в качестве патентообладателя Степана Полихова и выдать новые патенты по заявкам № 2019131992, № 2019143482, № 2020116931 с указанием Корпорации и Степана Полихова в качестве патентообладателей.

В обосновании иска Степан Полихов указал, что Олег Аминов не внес творческий вклад в создание изобретения и что он не передавал Корпорации право на получение патента на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков». Трудовые и обязательственные отношения с Корпорацией у него отсутствуют.

7 декабря 2023 г. СИП удовлетворил иск в части, признав патент № 2722064 на спорное изобретение недействительным в части неуказания Степана Полихова в качестве сопатентообладателя, в остальной части иска отказал. Суд обязал Роспатент аннулировать данный патент и выдать новый с указанием в качестве патентообладателей Степана Полихова и Корпорации. Президиум СИП оставил решение без изменений.

ВС установил формальное применение судами принципа эстоппель

Изучив материалы дела по кассационной жалобе Степана Полихова, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС указала, что абсолютный характер права авторства проявляется в том, что патент в течение всего срока его действия может быть оспорен в случаях неправильного указания в патенте автора или авторов, что является специальным и необходимым способом защиты права авторства и свидетельствует о возможности опровержения презумпции авторства (при ее применимости) при судебном разбирательстве.

Читайте также
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственности
Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы
23 апреля 2019 Новости

Как указал Верховный Суд, в п. 116 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении споров об авторстве или соавторстве на изобретение суду следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство или соавторство, в создании технического решения. Авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения только техническую помощь, а также лица, осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения. В п. 121 Постановления Пленума ВС № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства на изобретение, суд учитывает характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения; факты внесения личного творческого вклада в его создание, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения, разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата; факты создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

ВС заметил: суд первой инстанции указал, что презумпция авторства, закрепленная ст. 1347 ГК, с учетом ч. 1 ст. 65 АПК означает, в частности, что бремя доказывания создания спорного технического решения творческим трудом иного лица (не ответчика) лежит на истце; в то же время в соответствии с правовой позицией п. 121 Постановления Пленума ВС № 10 лицам, указанным в патенте в качестве авторов, также надлежит представить доказательства создания технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

Авторство Тараса Бондаренко и Михаила Прокудина, указанных в патенте в качестве авторов, истец не оспаривал. При этом, указал Верховный Суд, решающими для правильного разрешения требования относительно соавторства Олега Аминова являлись вопрос о характере его участия в создании технического решения, исследование обстоятельств внесения им личного творческого вклада в создание технического решения и принятия творческого участия в совместном труде над его созданием, разработки Олегом Аминовым каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата. Однако суд первой инстанции не исследовал и не оценил эти обстоятельства, ссылаясь лишь на то, что обоснование требований о признании патента недействительным в части указания Олега Аминова автором не соответствует общеправовому принципу эстоппель, и отказал в удовлетворении требования Степана Полихова в этой части.

Президиум СИП поддержал первую инстанцию и сделал вывод о том, что истец длительное время признавал соавторство Олега Аминова в отношении спорного технического решения, в то время как при рассмотрении дела в суде, с одной стороны, подтверждал наличие устных договоренностей в отношении авторского состава изобретения, а с другой – оспаривал наличие творческого вклада Олега Аминова в создание этого технического решения. Именно такое поведение суд признал противоречивым и применил принцип эстоппель.

Между тем, напомнил ВС, противоречивое поведение истца само по себе не может считаться недобросовестным, такое поведение безусловного применения положений ст. 10 ГК не влечет. Принцип эстоппель вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, установленного п. 3 и 4 ст. 1 ГК. В общем виде эстоппель можно определить как правовой механизм, направленный на обеспечение последовательного поведения участников правоотношений. При этом при применении эстоппеля важно учитывать, что само по себе противоречивое поведение стороны не является упречным. Недобросовестным признается только такое противоречивое поведение стороны, которое подрывает разумное доверие другой стороны и влечет явную несправедливость. Главная задача принципа эстоппель заключается в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Верховный Суд добавил, что поскольку эстоппель является частным проявлением принципа добросовестности, то для целей его применения требуется оценка добросовестности каждой из сторон. Недобросовестным является поведение одной из сторон, противоречащее ее предшествующим действиям и заявлениям, на которые разумно положилась другая сторона и вследствие противоречивого поведения понесла ущерб. В частности, недобросовестным является непоследовательное поведение лица в ситуации, когда оно, обладая каким-либо субъективным правом, своими предшествующими действиями создает для другой стороны разумное ожидание, что оно этим субъективным правом воспользоваться не планирует, а впоследствии совершает действия по осуществлению этого права, вопреки предшествующему поведению.

Однако, указал ВС, при применении эстоппеля подлежит оценке и добросовестность стороны, положившейся на действия другой стороны. Эстоппель должен защищать только добросовестное лицо, т.е. лицо, доверие которого к поведению другой стороны было разумным и обоснованным, и призван содействовать обеспечению юридической безопасности субъектов права, направлен на защиту добросовестной стороны. Сторона, заявляющая о применении эстоппеля, должна разумно и добросовестно полагаться на поведение другой стороны. Для применения эстоппеля в процессе необходимо установить не только факт противоречивого поведения одной из сторон спора, но также оценить, в какой степени поведение этой стороны могло создать доверие для другой, на которое она обоснованно положилась и вследствие этого действовала или могла действовать в ущерб себе.

Эстоппель защищает добросовестную сторону, поэтому он находит свое применение тогда, когда доверие лица, вызванное поведением другой стороны, хотя и противоречит формальной правовой или фактической действительности, но может быть признано разумным, оправданным. Установление обоснованности возникновения доверия прежде всего предполагает выяснение того, знала ли доверившаяся сторона о том, что ее ожидания не соответствуют правовой или фактической действительности, пояснил Верховный Суд.

Со ссылкой на абз. 3 п. 1 Постановления Пленума ВС от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Суд разъяснил, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации. Защита доверия как таковая является ключевым аспектом при оценке противоречивого поведения лица при применении принципа эстоппель. Поэтому вопрос о наличии доверия у лица, связанного с поведением противоположной стороны, при применении принципа эстоппель подлежит исследованию судом.

Ссылаясь на п. 5 Обзора практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ (Информационное письмо Президиума ВАС от 25 ноября 2008 г. № 127), Верховный Суд отметил, что непосредственной целью санкции ст. 10 ГК является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика.

Таким образом, суду надлежало исследовать и оценить не только поведение истца, но и поведение другой стороны. При этом суд вправе не принять доводы стороны, действия которой недобросовестны, и решить вопрос относительно того, какая из сторон в итоге повела себя недобросовестно. Верховный Суд обратил внимание, что правило о недопустимости противоречивого поведения как проявления принципа недобросовестности содержится и в абз. 5 п. 1 Постановления Пленума ВС № 25, в котором разъяснено, что если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны. Противоречивое поведение является лишь одним из условий установления недобросовестности. Вывод о недобросовестности действующей противоречиво стороны может быть обоснован в тех случаях, когда такая противоречивость с учетом конкретных обстоятельств дела подрывает доверие или ожидание другой стороны и причиняет вред. Данное правило должна учитывать сторона, вызвавшая своим поведением доверие другой стороны.

В данном случае суд первой инстанции, оценив лишь поведение истца в отрыве от поведения ответчика, применил принцип эстоппель при рассмотрении требования истца об исключении из патента Олега Аминова. При этом с учетом п. 4 ст. 1348 ГК само по себе предъявление Степаном Полиховым основанных на законе требований не может свидетельствовать о его противоречивом поведении, подчеркнул Верховный Суд. Отказывая в защите нарушенного права истца с применением принципа эстоппель, суд не пояснил, почему его поведение с учетом предмета спора, характера и последствий поведения ответчика является противоречивым, и фактически признал Олега Аминова добросовестной стороной.

Кассация указала, что истец, с одной стороны, подтверждал наличие устных договоренностей в отношении авторского состава изобретения, а с другой – оспаривал наличие творческого вклада Олега Аминова в создание этого технического решения. Между тем, заметил ВС, истец, а также третьи лица Тарас Бондаренко и Михаил Прокудин, оспаривая наличие творческого участия Олега Аминова, ссылались на то, что договоренности сторон касались только вопросов распределения вознаграждения. Согласие на включение Олега Аминова в состав авторов было основано на его заверениях о создании нового хозяйствующего общества с передачей соответствующих прав на объект патентного права, что им не было исполнено. Таким образом, суд первой инстанции не принял во внимание и не оценил то, что договоренности об авторском составе изобретения основывались на взаимоотношениях по поводу установления условий для распоряжения соответствующими правами, обеспечения имущественных интересов авторов и стимулирования их творческих усилий, а не на признании факта творческого участия Олега Аминова в создании технического решения.

Вопреки ст. 10, 1228, 1347, 1348 ГК, указал Верховный Суд, первая инстанция не исследовала надлежащим образом вопрос о наличии творческого вклада Олега Аминова в создание технического решения, фактические обстоятельства, сопутствующие созданию и использованию спорного объекта патентных прав, с учетом цели, которую преследовал истец при обращении в суд за защитой нарушенного права.

Читайте также
КС призвал не игнорировать личный вклад соавтора при выплате вознаграждения за служебное изобретение
Также он отметил, что суд может уменьшить размер вознаграждения, если работодатель не использует служебный объект патентных прав либо не извлекает из него выгоду по уважительным причинам
27 марта 2023 Новости

Со ссылкой на Постановление КС № 10-П/2023, ВС напомнил, что суды при рассмотрении дел обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы, с тем чтобы право на судебную защиту не оказалось ущемленным. Иное искажало бы саму суть правосудия, являлось бы отступлением от гарантированных Конституцией принципов равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

При установлении признаков непоследовательного поведения каждой из сторон спора ни одна из них не вправе заявлять о запрете другой стороне ссылаться на обстоятельства, вызванные противоречивым поведением. В такой ситуации следует проанализировать обстоятельства, опровергающие презумпцию авторства Олега Аминова, указанного в качестве автора в патенте.

Таким образом, Верховный Суд, установив, что суды формально применили принцип эстоппель без исследования юридически значимых обстоятельств, отменил судебные решения в части требования Степана Полихова о признании недействительным патента № 2722064 об указании Олега Аминова автором и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кроме того, он отметил, что кассационная жалоба не содержала мотивированные доводы о незаконности судебных актов в части указания в патенте в качестве патентообладателя Корпорации, поэтому судебные акты в этой части остались без изменения.

Вместе с тем, добавил ВС, Степан Полихов просил признать недействительным патент № 2722064 в части неуказания его патентообладателем и указания в качестве автора Олега Аминова, обязать Роспатент выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей Корпорации и Степана Полихова. Иные ходатайства с уточнением исковых требований в материалах дела не содержатся. При этом в соответствии с п. 4 ст. 1398 ГК по результатам рассмотрения указанного требования в целях правовой определенности подлежит рассмотрению также требование об обязании Роспатента выдать новый патент на изобретение.

Таким образом, ВС отменил решение СИП и постановление президиума СИП в части отказа в удовлетворении требования Степана Полихова о признании недействительным патента № 2722064 в части указания Олега Аминова соавтором, а также обязания Роспатента аннулировать данный патент на изобретение «Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков», отправив дело на новое рассмотрение в отмененной части.

Эксперты «АГ» посчитали определение ВС интересным

В комментарии «АГ» советник юридической фирмы BIRCH LEGAL Владислав Елтовский назвал дело интересным как с точки зрения сути спора – оспаривания авторства и обладания исключительным правом на патент, так и с процессуальной точки зрения – оценки доказательств, предмета доказывания и принципа эстоппель. Он заметил, что правообладание патентом и авторство доказывались в отсутствие каких-либо договоров и иных документов, фиксирующих отношения, в основном на основании пересказа устных договоренностей между несколькими лицами. При этом ВС, несмотря на отсутствие формального договора, толковал отношения, исходя из всех имеющихся обстоятельств дела и со ссылками на сущность взаимоотношений.

«Это дело показало, что доказывание сообладания правами на интеллектуальную собственность возможно в рамках лишь неформальных договоренностей. Однако такой подход не добавляет правовой определенности в целом. Поэтому это дело в очередной раз подчеркивает важность договорной обвязки даже на этапе начальной разработки технологий как в рамках патентного права, так и программного обеспечения. Изначальные договоренности на бумаге могли бы помочь избежать этого интересного и необычного спора. В любом случае данное дело учит не отчаиваться даже в случае нарушения устных договоренностей при отсутствии каких-либо договоров и при наличии иной доказательной базы», − указал эксперт.

Владислав Елтовский выделил важные с процессуальной точки зрения выводы. Во-первых, устные выступления в суде могут иметь критичную значимость. «Как это следует из текста судебных актов, устные заявления истца повлекли за собой отказ в удовлетворении части требований со ссылкой на принцип эстоппель. Хотя ВС в этой части и отправил дело на повторное рассмотрение (возможно, в итоге заявления будут иметь меньшую роль), очевидно, что в судебном заседании важно оценивать потенциальные последствия своих заявлений, особенно если речь идет о субъекте спора, а не о представителе», − отметил он.

Во-вторых, Верховный Суд очертил круг доказывания по требованиям об исключении автора, указав, что необходимо изучать позиции всех сторон, а не полагаться лишь на потенциально противоречивые заявления одной из сторон, указал эксперт. «В-третьих, при применении принципа эстоппель необходимо оценивать поведение обеих сторон. Принцип эстоппель направлен на защиту прав добросовестной стороны, а не “наказание” лица, которое злоупотребляет правом. Таким образом, только ссылка на противоречивость одной стороны недостаточна для обоснования противоположной позиции. Данные выводы будут полезны и в аналогичных спорах, и в других делах, где применяется принцип эстоппель», − заключил Владислав Елтовский.

Управляющий партнер АБ «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов отметил, что ВС сопоставил принцип эстоппель с добросовестностью и разумностью участников гражданских правоотношений. По его мнению, Верховный Суд обоснованно подчеркивает необходимость детального анализа фактических обстоятельств и роли каждого лица, претендующего на авторство, в процессе создания изобретения, ведь вопрос о творческом вкладе в техническое решение является ключевым в делах, касающихся патентных прав.

«Критика применения принципа эстоппель, изложенная судом, заслуживает особого внимания. ВС отметил, что противоречивое поведение стороны спора не должно автоматически расцениваться как недобросовестное, если оно не ведет к несправедливым последствиям или не подрывает доверие другой стороны. В связи с этим отмена решений нижестоящих судов в части признания авторства является обоснованной, поскольку нижестоящие инстанции не учли надлежащим образом доказательства по ключевому вопросу о наличии или отсутствии его творческого вклада», − указал эксперт.

Всеволод Сазонов обратил внимание на разъяснение о том, что принцип эстоппель не срабатывает автоматически: «Верховный Суд подчеркивает, что противоречивое поведение одной из сторон гражданского правоотношения само по себе не всегда приводит к злоупотреблению правами. Применение принципа эстоппель должно оцениваться с учетом всех обстоятельств дела, включая поведение контрагента».

Эксперт отметил, что в рассматриваемом деле договоренности об авторском составе изобретения основывались на договоренностях сторон, касающихся условий распоряжения соответствующими правами, защиты имущественных интересов авторов и стимулирования их творческих усилий, а не на признании факта творческого участия ответчика в создании технического решения. Согласие соавторов на включение ответчика в состав авторов было основано на его заверениях о создании нового хозяйствующего общества с передачей прав на объект патентного права, однако эти обязательства не были выполнены. «Эта мысль Верховного Суда полностью соответствует установленному в ст. 10 ГК принципу добросовестности, который подразумевает презумпцию разумного и добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, пока не будет представлено иное доказательство», − указал он.

Кроме того, добавил Всеволод Сазонов, ВС также напомнил о необходимости соблюдения презумпции авторства, установленной в ст. 1347 ГК, подчеркнув, что эта презумпция является опровержимой. «То есть лицо, указанное в патенте, считается автором, пока не доказано иное. Однако бремя доказывания лежит как на истце, оспаривающем авторство, так и на лицах, претендующих на него», − пояснил он.

Рассказать:
Яндекс.Метрика