×

ВС защитил правообладателя товарного знака, но довод о киберсквоттинге ответчика оценивать не стал

Необходимость обеспечительных мер истец в четырех инстанциях пытался обосновать в том числе и тем, что ответчик не первый раз использует доменные имена, сходные до степени смешения или тождественные с товарными знаками его конкурентов
По мнению одного из экспертов «АГ», в спорных ситуациях суды должны склоняться к принятию обеспечительных мер, если на первый взгляд видят состав правонарушения. Другой отметил, что практика последних лет идет по пути безапелляционного принятия обеспечительных мер по такого рода делам. А по словам третьего, киберсквоттинг – достаточно популярная и прибыльная деятельность в российском Интернете.

Верховный Суд рассмотрел вопрос о том, как много факторов необходимо подтвердить правообладателю товарного знака, если он, защищая свое средство индивидуализации от неправомерного использования в чужом доменном имени, захочет получить обеспечительные меры (Определение № 305-ЭС20-16127 от 17 ноября 2020 г. по делу № А41-85820/2019).

В 2011 г. ООО «Лунда» зарегистрировало товарный знак № 488839 в отношении отдельных услуг 35-го класса МКТУ, в том числе услуг по продвижению оборудования для отопления, водоснабжения и канализации.

В октября 2019 г. «Лунда» потребовало запретить Игорю Леонтьеву использовать обозначение «Лунда» в доменных именах «лунда.рф» и «lunda.su» при предложении к продаже, продаже и рекламе оборудования для отопления, водоснабжения и канализации. Истец также попросил безвозмездно передать ему право администрирования обоих доменных имен и взыскать с Игоря Леонтьева 200 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

После принятия иска к производству «Лунда» подало ходатайство о принятии обеспечительных мер. Оно хотело запретить ответчику отказываться от права администрирования спорных доменных имен и передавать это право, а регистратору – аннулировать доменные имена и передавать права их администрирования другим лицам.

Отказывая в удовлетворении заявления, АС Московской области сослался на ст. 90, 93 АПК РФ и п. 9, 10 и 11 Постановления Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер». По мнению первой инстанции, истец не доказал, что непринятие обеспечительных мер может причинить ему значительный ущерб или затруднить (сделать невозможным) исполнение судебного акта. Апелляция, согласившись с таким подходом, дополнительно отметила, что испрашиваемые истцом обеспечительные меры предрешают судьбу спора.

Суд по интеллектуальным правам не нашел оснований для отмены актов нижестоящих инстанций. Он заметил, что доводы «Лунды» сводились к ее несогласию с той правовой оценкой, которую дали АС Московской области и апелляция доводам участвующих в деле лиц и доказательствам. «В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции», – пояснил суд.

В жалобе во вторую кассацию заявитель обратил внимание судьи Экономколлегии ВС на то, что он, начиная с первой инстанции, последовательно утверждал: ответчик является профессиональным киберсквоттером – использует доменные имена, сходные до степени смешения или тождественные с товарными знаками конкурентов, в интересах паразитической конкуренции. Со ссылкой на Картотеку арбитражных дел «Лунда» утверждало, что Игорь Леонтьев неоднократно привлекался к ответственности за нарушение чужих исключительных прав.

Изучив материалы дела, ВС напомнил, что обязательное условие для применения обеспечительных мер – представление заявителем доказательств наличия оспоренного права и его нарушения. «Исходя из этого, достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер», – полагает Верховный Суд. Без выяснения и оценки этих обстоятельств отказ в удовлетворении ходатайства недопустим. 

Читайте также
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственности
Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы
23 Апреля 2019 Новости

В данном случае, напомнил ВС, вопрос о применении обеспечительных мер должен рассматриваться с учетом особенностей разрешения споров, связанных с нарушением исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак при незаконном использовании доменных имен. Так, согласно п. 160 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 по требованию о пресечении незаконного использования доменного имени, нарушающего право на товарный знак, возможно применение обеспечительных мер, направленных на сохранение существующего состояния отношений между сторонами. Цель таких мер – предотвратить причинение значительного ущерба заявителю. В качестве примеров в Постановлении Пленума ВС приведены именно те меры, которые попросило «Лунда».

Суды же при отказе в удовлетворении ходатайства специфику спора не учли, считает ВС. Кроме того, добавил он, они никак не мотивировали выводы о том, что обеспечительные меры предрешают судьбу рассматриваемого спора, а доводы истца носят предположительный характер. Акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело – направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Старший юрист, руководитель практики IP/ IT юридической фирмы Maxima Legal Максим Али уверен, что, учитывая в целом плачевную ситуацию с обеспечительными мерами, любое определение ВС в пользу их принятия следует оценивать позитивно. «Однако нельзя сказать, что раньше получить аналогичные меры было невозможно, – подчеркнул он. – Есть примеры, когда и суды первых двух инстанций, и Суд по интеллектуальным правам запрещали передавать права администрирования спорного домена в рамках обеспечительных мер. СИП, в частности, признавал, что доменные имена обладают высокой оборотоспособностью, а потому исполнение судебного акта может быть затруднительным в отсутствие обеспечительных мер».

Поэтому отказ судов в данном деле мог быть связан как с общей тенденцией к непринятию обеспечительных мер, так и с конкретным составом доказательств, представленным истцом, считает юрист. «К сожалению, из-за скупого описания аргументации и доказательственной базы в актах нижестоящих судов крайне сложно понять, что же именно помешало им принять обеспечительные меры. Тем более, что и ВС, и СИП начинали рассуждение с похожих позиций, ссылаясь в том числе на п. 160 Постановления Пленума № 10, допускающий принятие запрошенных обеспечительных мер», – отметил Максим Али.

По его мнению, в спорных ситуациях суды должны склоняться скорее к принятию обеспечительных мер, если prima facie видят состав правонарушения: «Передать права администрирования доменного имени, действительно, очень просто. И нарушитель может злоупотреблять этим, передавая домен все новым и новым лицам. При этом крайне редко ответчики находятся в ситуации, когда запрет на действия с доменным именем повлечет существенные убытки».

Президент юридической фирмы «Интернет и Право», д.ю.н. Антон Серго сообщил «АГ», что практика последних лет идет по пути безапелляционного принятия обеспечительных мер по такого рода делам.

«Как Верховный Суд, так и Суд по интеллектуальным правам не раз обращали внимание на упрощенный подход к обеспечительным мерам по аналогичным спорам, фактически требуя от заявителя лишь представления доказательств наличия у него права на товарный знак, тождественный или сходный с доменным именем, – указал он. – Из текста определения первой инстанции складывается впечатление, что заявитель слишком формально подошел к этому вопросу и не сослался на соответствующие документы высших судов, а суд, так же формально рассмотрев заявление по представленным заявителем доказательствам и доводам, отказал. Судя по всему, апелляционная жалоба была построена по аналогичной логике, поэтому и результат получился аналогичным».

Суд по интеллектуальным правам, конечно, знает «правильный» подход к таким делам, заметил Антон Серго: «Он четко намекнул заявителю на верный путь решения этой задачи, но сам отменять решения нижестоящих инстанций не стал, поскольку связан процессуальными нормами – переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию кассации».

Адвокат АП г. Москвы, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян считает, что киберсквоттинг – достаточно популярная и прибыльная деятельность в российском Интернете: «Сложно представить, сколько всего доменов в зоне .ru .su и .рф находится у киберсквоттеров, но это огромный рынок, к которому в свое время были причастны и некоторые российские регистраторы. Есть мнение, что в руках киберсвкоттеров сейчас более 50% доменов Рунета. При этом киберсквоттинг находится в России в белой правовой зоне, несмотря на то что судебная практика уже сложилась не в пользу лиц, захватывающих домены с целью дальнейшей их перепродажи владельцам брендов».

Отчасти это является побочной стороной принятого на заре разработки четвертой части ГК РФ решения не включать доменное имя в число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, полагает адвокат. «В некоторых странах киберсквоттинг запрещен законом. Например, в Бельгии действует закон о злонамеренной регистрации доменных имен 2003 г., включающий 11 разных статей за нарушения в части регистрации и владения доменным именами. А в США с 1999 г. существуют нормы о защите потребителей от киберсквоттинга (Anticybersquatting Consumer Protection Act – ACPA). Закон достаточно жесткий, он позволяет правообладателю взыскать убытки от 1 до 100 тысяч долларов США с любого, кто регистрирует и продвигает доменное имя, принадлежащее другой компании, в целях его последующей перепродажи», – рассказал Саркис Дарбинян.

По его словам, обеспечительные меры в доменных спорах имеют большое значение, так как лицо, предположительно недобросовестно владеющее доменом, через удаленный личный кабинет в течение одного дня может сменить администратора домена и даже перенести администрирование домена к другому регистратору. «В таком случае, даже если требования к конкретному ответчику будут удовлетворены, регистратор не сможет исполнить судебный акт. Если ответчик хорошо понимает арбитражный процесс, то правообладателю фирменного наименования или товарного знака придется бесконечно бегать с ходатайствами о замене стороны для того, чтобы заполучить доменное имя», – объяснил проблему адвокат. При этом прав добросовестного администратора домена применение обеспечительных мер никаким образом не нарушает, поскольку позволяет свободно использовать домен до вынесения решения по существу иска, уверен Саркис Дарбинян.

Рассказать: