Изменения в сфере интеллектуальной собственности начала 2022 года

Правительство РФ вправе ограничить возможности защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

Партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в сети «Интернет» Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева:

Правительство РФ получило право определять перечень товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы (Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ). Иными словами, Правительство РФ имеет право приостановить действие указанных норм. К ним можно отнести, например, положения об ответственности за нарушение исключительных прав на произведения, фонограммы, исполнения и товарные знаки.

При этом в рамках нового закона Правительство РФ не может полностью отменить норму Гражданского кодекса РФ, а также не вправе приостановить действие норм, содержащихся в Уголовном кодексе РФ и Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Пользуясь новыми полномочиями, Правительство РФ приняло постановление, частично легализовавшее параллельный импорт.

Отменена ответственность за параллельный импорт товаров иностранного производства

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», адвокат, патентный поверенный РФ Роман Скляр:

В ответ на санкции в России были приняты меры по снижению нагрузки на экономику. Одной из них стала частичная легализация Правительством РФ параллельного импорта (Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506). Кстати, параллельный импорт и ранее разрешался в случаях, если товары были недоступны в России или возникал их дефицит, если цены на них неправомерно завышались или их оригинальное качество отличалось от качества аналогов (Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П).

Поясним: параллельный импорт связан с принципом исчерпания права. Это когда правообладатель не может запретить ввоз в страну легальной продукции, на которую, например, нанесен его товарный знак. То есть товар, при изготовлении которого использовался дизайн (промышленный образец) правообладателя или на который нанесен его товарный знак, может быть продан в России, если он был законно приобретен за рубежом у правообладателя или иного лица. Чаще у крупных компаний есть авторизованные дистрибьюторы, которые имеют право ввозить товары на территорию РФ. После легализации параллельного импорта появилась возможность реализации товара в обход авторизованных импортеров, если товар произведен правообладателем или с его согласия и введен в гражданский оборот за границей. К примеру, товары люксовых брендов можно ввозить на территорию РФ, закупив их в странах, где нет запрета на продажу изделий в Россию. Мы видим, что исчерпание исключительных прав, предусмотренное подп. 6 ст. 1359 ГК РФ (право на изобретение, полезную модель, промышленный образец) и ст. 1487 ГК РФ (право на товарный знак), теперь не ограничивается территорией РФ при определении первоначального правомерного введения в гражданский оборот оригинальной продукции.

Плюсом разрешения параллельного импорта является гарантированная поставка в Россию товаров, ввоз которых ограничен в связи с введением антироссийских санкций. Это позволит обеспечить российский рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них. К минусам нововведения можно отнести риски появления контрафакта на российском рынке, снижения качества импортируемых товаров, несоблюдения требований к перевозке и хранению продукции, что может негативно сказываться на ее потребительских свойствах. Ввоз товара из-за границы теперь будет осуществляться не авторизированными дистрибьюторами, а потому правообладателю станет труднее отслеживать и доказывать нарушение своих прав. Также возможны сложности с осуществлением гарантийного обслуживания товаров.

Партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в сети «Интернет» Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева:

Суть легализации параллельного импорта сводится к тому, что если товар введен в гражданский оборот (например, импортирован) правообладателем или с его согласия, то дальнейшее использование товара (например, его перепродажа) не требует согласия правообладателя. Причем легализация параллельного импорта касается только товаров, перечень которых будет установлен Минпромторгом. Пока такой перечень не определен.

Нововведение не означает, что легализован контрафакт. Речь идет именно об оригинальном товаре. Производство и продажа контрафактного товара, как и прежде, влекут наступление ответственности.

Управляющий партнер юридической компании «Гареев, Махно и Касьян» Владислав Касьян:

Предполагается, что таможня по-прежнему будет пресекать ввоз в страну некачественного товара. Однако нельзя исключать вероятность того, что попадаться будет и контрафакт. Скорее всего, подделок на рынке станет больше, и бороться с этим будет сложнее.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев:

Что касается частичной легализации параллельного импорта, полагаю, нужно двигаться дальше. От неразберихи и сложностей с администрированием по отдельным группам товаров нужно полностью перейти к международному принципу исчерпания исключительных прав, как это сделано в развитых странах. Надо лишь предусмотреть исключение для тех компаний, которые «приземлили» права на территории страны – имеют локальные производства, инфраструктуру сбыта. Для них запрет на параллельный импорт можно и нужно сохранить. Он должен рассматриваться как привилегия за вклад в развитие национальной экономики.

Россия обнулила компенсации владельцев патентов из недружественных стран

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», адвокат, патентный поверенный РФ Роман Скляр:

В России существует механизм принудительного лицензирования, который предполагает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности помимо воли законного правообладателя. Недавно Правительство РФ внесло изменения в методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 299). Эти изменения распространяются на патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Размер компенсации таких патентообладателей составит 0% фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (перечень недружественных государств дан в Распоряжении Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р).

Партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в сети «Интернет» Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева:

Данные поправки взволновали общественность. Многие посчитали, что они влекут полную отмену интеллектуальной собственности. Но это не так. Не получат компенсацию лишь патентообладатели, связанные с недружественными государствами, и только за использование без их согласия изобретений, полезных моделей или промышленных образцов в интересах национальной безопасности. Такое возможно в случае крайней необходимости, когда использование объектов патентных прав связано с охраной жизни и здоровья граждан, обеспечением обороны и безопасности государства (п. 1 ст. 1360 ГК РФ).

Управляющий партнер юридической компании «Гареев, Махно и Касьян» Владислав Касьян:

СМИ трубят о том, что «ответственности за пиратство больше нет», «можно пиратить что угодно». Только вот пока никто не собирается узаконивать пиратство. Об этом официальные лица говорили неоднократно. Смягчать ответственность за такое правонарушение тоже не будут. Стимулировать пиратство невыгодно. Оно ударит «не только по чужим, но и по своим». К тому же это источник распространения вредоносного ПО, если мы говорим об IT-отрасли.

Правительство РФ действительно имеет право в целях национальной безопасности принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя. Но при этом он вправе получить соразмерную компенсацию. Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1767. Компенсация патентообладателя обнулится, только если он имеет гражданство одного из недружественных государств либо если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности является такое государство. Пиратство не узаконили, но платить за использование результата интеллектуальной деятельности в определенных целях тем не менее теперь не нужно.

Расширение перечня операций, освобождаемых от обложения НДС

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Валерий Нарежный:

В апреле был принят закон, который предусматривает поправки в налоговое законодательство в части расширения перечня операций, не подпадающих под обложение НДС (Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 97-ФЗ). Изменения вступят в силу по истечении месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС, т.е. с 1 июля 2022 г.

В российском налоговом законодательстве давно действует норма об освобождении от НДС операций по передаче прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (подп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Теперь от НДС будет освобождаться передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии (франчайзинга). Применяться подобное освобождение будет только в случае выделения в цене франчайзингового договора вознаграждения за передачу указанных прав (новый подп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) поименован в Гражданском кодексе РФ в качестве самостоятельного типа договора, хотя он и содержит в себе обязательные элементы лицензии. Согласно ст. 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии (франчайзинга) предполагает предоставление правообладателем (франчайзером) другой стороне – пользователю (франчайзи) права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав. Этот комплекс включает право на товарный знак, знак обслуживания и права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и секрет производства (ноу-хау).

То есть по договору франчайзинга франчайзи может получать в пользование различные объекты интеллектуальной собственности. При этом операции по передаче прав на некоторые объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау)) могли освобождаться от обложения НДС, а операции с иными объектами (товарными знаками и знаками обслуживания, объектами авторского права) – не освобождались. Это порождало проблему использования налоговой льготы, особенно в случаях, когда роялти по франчайзинговому договору устанавливалось в едином размере за весь комплекс предоставленных прав. Пункт 4 ст. 149 НК РФ предусматривает возможность освобождения от НДС только при ведении раздельного учета облагаемых операций и операций, не подлежащих налогообложению. Поэтому при установлении общего размера роялти за все права, передаваемые по договору, освобождение от НДС не могло применяться.

Более того, даже в тех случаях, когда стороны франчайзингового договора разделяли общий размер роялти по видам объектов интеллектуальной собственности, у налогоплательщиков возникали споры с налоговыми органами при попытке использовать ранее действовавшее освобождение от НДС. Налоговые органы указывали на то, что подп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ предполагает возможность использования льготы, только если права предоставляются по лицензионному договору, но не по договору франчайзинга. Новый закон устраняет данную неопределенность: подп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК РФ позволит не облагать НДС операции с вышеуказанными объектами интеллектуальной собственности при передаче прав на них по договору франчайзинга.

Поскольку воспользоваться льготой можно будет только при условии выделения в цене франчайзингового договора вознаграждения за передачу исключительных прав на льготируемые объекты интеллектуальной собственности, мы рекомендуем участникам франчайзинговых отношений пересмотреть финансовые условия договоров.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев:

Эти поправки можно считать работой над ошибками. Перечень льготируемых объектов интеллектуальной собственности остался неизменным. Уточнили лишь то, что для применения налоговой льготы права на их использование могут передаваться не только по лицензионному договору, но и по договору коммерческой концессии. Это уточнение – следствие прямолинейной практики применения нормы, когда одна и та же операция облагалась или не облагалась НДС в зависимости от заголовка договора.

Важные законопроекты

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев:

Одним из самых значимых изменений могут стать каникулы по налогу на прибыль. Госдума приняла в первом чтении законопроект № 71616-8, который предусматривает поправки в налоговое законодательство в части установления льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.

Предполагается, что льгота будет действовать три года – с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. А субъекты малого и среднего предпринимательства смогут ее использовать в течение пяти лет – с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в сети «Интернет» Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева:

В апреле в Госдуму внесен законопроект № 104796-8 о внешней администрации по управлению организацией. В нем содержатся положения, касающиеся интеллектуальной собственности. В частности, с даты назначения внешней администрации не допускается прекращение исключительных прав организации на объекты интеллектуальной собственности, а также прав использования таких объектов, если обладатели исключительных прав – иностранные лица, связанные с недружественными государствами. В случае досрочного прекращения таких прав в период с 24 февраля 2022 г. их действие восстанавливается. При этом выплата вознаграждения за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности до даты истечения срока полномочий внешней администрации не осуществляется.

Также в Госдуме находится на рассмотрении законопроект № 92282-8, направленный на установление специального регулирования в отношении сделок. Предложенные поправки касаются в том числе интеллектуальной собственности. Речь идет о запрете на одностороннее изменение или расторжение договоров, связанных с осуществлением и защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Исключением являются случаи, при которых другая сторона существенно нарушает свои обязательства. По сути, введение такого правила заблокирует любое одностороннее изменение или расторжение лицензионного договора, даже если это прямо следует из заключенного договора или положений закона. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность продлевать срок действия лицензионных, франчайзинговых или аналогичных договоров на период действия санкций, если лицензиатом или франчайзи являются резиденты РФ. То есть предполагается пролонгация сделок до тех пор, пока от этого не откажется лицензиат или франчайзи, являющийся российским резидентом. Исходя из текущей редакции законопроекта, сложно определить, в каком объеме должны быть отменены санкции, чтобы это правило перестало действовать.

Изменения в правоприменительной практике

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», адвокат, патентный поверенный РФ Роман Скляр:

Сегодня мы наблюдаем за формированием новой правоприменительной практики: зарубежным правообладателям отказывают во взыскании компенсации за нарушение прав на их средства индивидуализации.

Управляющий партнер юридической компании «Гареев, Махно и Касьян» Владислав Касьян:

«Дело Свинки Пеппы» заслуживает упоминания, так как оно уже вошло в историю (решение АС Кировской области от 3 марта 2022 г. по делу № А28-11930/2021). Истец-правообладатель просил взыскать компенсацию за незаконное использование образа Свинки Пеппы в России. Арбитражный суд Кировской области отказал истцу в удовлетворении его требований, так как бренд принадлежит недружественной стране – Великобритании. Мотивировка: истец злоупотребляет правом. То есть факт обращения в суд признали злоупотреблением «на фоне введенных западных санкций». Суд даже сослался на Указ Президента РФ № 79 об ограничениях по валютным операциям, который к делу не относится.

Арбитражный суд г. Севастополя, рассмотрев дело о контрафакте, также отказал компании ABRO Industries Inc. по мотивам «американской прописки» и злоупотребления правом (решение АС г. Севастополя от 13 апреля 2022 г. по делу № А84-453/2022).

Однако появились и решения со схожими обстоятельствами, где судьи не поддержали такой поход и отказали истцам, которые ссылались на вышеупомянутое решение Арбитражного суда Кировской области.

Защита интеллектуальных прав

Адвокат, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг:

Несмотря на текущую ситуацию, вопрос защиты интеллектуальных прав должен оставаться на повестке дня для российских и иностранных компаний.

Последние изменения ограничили возможности некоторых правообладателей, прежде всего иностранных, защищать свои права. Однако право на судебную защиту продолжает действовать. Ситуация меняется, и при снятии ограничений можно будет найти основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Благодаря импортозамещению в фокус попали отечественные разработки. Их тоже надо защищать, и не менее важно грамотно использовать права на них.

Сейчас, вероятнее всего, будут образовываться промышленные альянсы, партнерства и иные формы совместной деятельности отечественных игроков рынка. И здесь также будут актуальны распоряжение интеллектуальными правами, их охрана и защита.