Показательные споры об интеллектуальной собственности первой половины 2023 года

Помните: громкие поражения – лучшие учебные пособия

Александр Дубок, руководитель патентного бюро «Первоисток»:

В первой половине 2023 г. Суд по интеллектуальным правам придерживался устойчивой позиции по соблюдению прав правообладателей. Положительные решения выносятся в том числе в пользу иностранных компаний из стран, которые ввели санкции против России. Общая картина такая, а теперь давайте перейдем к частным случаям, они куда поучительнее.

Получили за контрафакт тысячу рублей – отдайте этак тысяч сто

С 2021 г. тянется спор компаний Christian Dior и Chanel с предпринимателем из Ставропольского края (дело № А63-6499/2021). ИП продавал солнцезащитные очки с их логотипами. Естественно, это были не оригинальные очки, и компании решили взыскать убытки на сумму 125 500 руб. Сумма эта была рассчитана исходя из стоимости оригинальной продукции.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили требования Christian Dior и Chanel. Но Верховный Суд РФ не согласился с их выводами и передал дело на новое рассмотрение. Он указал, что необходимо исследовать контрафактные товары и выяснить, рассчитывал ли покупатель стать владельцем оригинальных очков, приобретая товар у ИП. Также суды не учли, что стороны не конкурируют на одном рынке, т.е. среди клиентов предпринимателя не было потребителей, которые покупают подлинные изделия.

В этом деле есть примечательный момент: Верховный Суд указал, что при расчете суммы убытков необходимо учитывать стоимость товара, по которой он был реализован, а не цены на оригинальные изделия. Предприниматель продал шесть пар очков по 150 руб., а оригинальные стоят намного дороже: очки Chanel – 25 000 руб., очки Dior – 18 875 руб.

Разбирательство по делу еще идет, итогового решения пока нет.

Пустите спор на самотек – можете потерять 50 000 000 рублей

Считаю, что нужно делиться не только победами, но и историями с негативным исходом. Начну с совета: сразу реагируйте не только на чужие нарушения, но и на претензии обладателей исключительных прав. Ведь иногда предприниматели даже не знают, что используют название или картинку, которые уже зарегистрированы как товарный знак.

В такой ситуации оказался наш клиент (назовем его Анатолий). Ему пришла претензия, а затем и иск о нарушении прав на товарный знак другого предпринимателя. Анатолий не обратился к юристам, не отреагировал на иск и не захотел явиться на судебные заседания. В результате его обязали выплатить 50 000 000 руб. – чуть ли не рекордную сумму компенсации по таким делам.

После этого Анатолий пришел к нам. К сожалению, все, что нам остается, – обжаловать решение суда и попытаться уменьшить компенсацию. Такой вот болезненный урок.

Рекомендации

Важно активно участвовать в разбирательстве на стадии первой инстанции, когда можно предоставить все доказательства в обоснование своей позиции. Апелляция и кассация такой возможности не дают, поэтому приходится руководствоваться только теми документами, которые уже есть в материалах дела.

При получении претензии или иска лучше сразу проконсультироваться с юристом, подготовить правовую позицию и приступить к сбору документов, которыми ее можно будет подкрепить. Это позволит избежать непредсказуемых решений суда, которые сложно отменить в вышестоящих инстанциях.

И защищайте свою интеллектуальную собственность – зарегистрируйте товарный знак или получите патент. Это поможет отстаивать свои права, в том числе направлять нарушителям претензии и взыскивать компенсации.

Не пренебрегайте правом правообладателей на защиту

Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности в сети «Интернет» юридической фирмы Semenov&Pevzner:

Каждый год судебная практика пополняется новыми интересными решениями. Но нужно иметь в виду: даже если появилось дело, которое выбивается из колеи, это еще не значит, что судебная практика пойдет именно по такому пути.

Дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков

Иностранные правообладатели по-прежнему защищают свои права в России, хотя и реже. Наблюдается тенденция к оспариванию правовой охраны товарных знаков на территории РФ.

Китайская компания Smart International Distribution Limited подала несколько исков о досрочном прекращении правовой охраны известных товарных знаков в связи с их неиспользованием.

Частично удовлетворен иск, касавшийся товарного знака Xiaomi. Решение устояло в Суде по интеллектуальным правам в феврале этого года (дело № СИП-1257/2021) – досрочно прекращена правовая охрана товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ (палочки для еды, стеклянная посуда, кухонные контейнеры и т.д.).

На рассмотрении находятся еще два подобных дела – речь о товарных знаках Daiso и Dyson. Вероятно, у истца есть планы зарегистрировать похожие обозначения на территории РФ.

Дело о публикации сжатого произведения без согласия автора

К интересным кейсам этого года я бы отнесла дело об издании без согласия автора саммари, т.е. краткого содержания произведения. Суд удовлетворил иск автора Максима Ильяхова к ООО «Смарт Ридинг», которое и опубликовало саммари (дело № А40-145258/2022). Первая и апелляционная инстанции указали, что саммари является производным произведением и для его законного использования требуется согласие автора оригинала.

20 июня 2023 г. Суд по интеллектуальным правам отменил решения нижестоящих инстанций в части и отправил дело на новое рассмотрение. Произведения «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки» созданы Максимом Ильяховым в соавторстве с Людмилой Сарычевой. Суды нижестоящих инстанций установили нарушение прав только одного автора, не привлекая к участию в деле второго, хотя, по мнению СИП, это важно для рассмотрения спора.

Дело значимое, учитывая заявления некоторых издательских домов: в их планах издать саммари популярных произведений иностранных правообладателей, которые ушли с российского рынка.

Рекомендации

Сейчас время возможностей для бизнеса в России. Но важно не забывать, что интеллектуальная собственность охраняется, как и прежде; право на защиту правообладатели не утратили. Советую не игнорировать этот факт и следить за законодательными инициативами.

Если Роспатент принял ошибочное решение, не опускайте руки – оспорьте его в суде

Максим Лабзин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель группы практик «Интеллектуальная собственность», патентный поверенный РФ:

Заметных изменений в судебной практике мы не увидели, только споров стало меньше.

Нам запомнилось редкое дело, рассмотрение которого началось в феврале 2022 г., а завершилось в мае 2023-го. Мы оспорили в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента о признании у запатентованного изобретения изобретательского уровня (дело № СИП-134/2022).

Нам пришлось доказывать, что известны конструктивные элементы и особенности производства, которые могли быть скомпилированы для создания оспариваемого изобретения. Поскольку это изобретение было результатом компиляции, оно не должно было получить правовую охрану.

Сначала суд первой инстанции с нами не согласился и поддержал позицию Роспатента: якобы в представленных нами источниках не написано, что возможна компиляция признаков в запатентованную оппонентом совокупность. Но Президиум Суда по интеллектуальным правам решение отменил и вернул дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении нам удалось-таки обосновать, что указание на возможность компиляции не требуется, необходимо лишь удостовериться в очевидности такой компиляции для специалиста. В итоге решение Роспатента было отменено, а позже ведомство признало патент недействительным.

Примечательно, что при рассмотрении этого дела мы поставили под сомнение методологию оценки изобретательского уровня, которую использовал Роспатент.

В нашем споре речь шла о металлической поверхности изделия, к которой приварены плоские петельки П-образной формы – не менее двух штук с каждой стороны. Через них можно продеть тросы и поднять изделие. Мы настаивали: 1) о петельках говорится в одном источнике информации; 2) об их количестве с каждой стороны изделия – в другом; 3) а возможность приварить петельки к изделию и продеть через них тросы очевидна для специалиста с учетом его общих знаний. Роспатент же считал, что информация о петельках должна быть раскрыта в одном источнике, потому что по отдельности каждая из особенностей этих петелек не дает технического результата, т.е. возможности поднять изделие. Однако у нас получилось оспорить эту методологию.

Данное дело показало независимость Суда по интеллектуальным правам. Поэтому, если Роспатент принял ошибочное решение, смело его оспаривайте. Но только прежде позаботьтесь о квалифицированном представительстве ваших интересов – как мы видим, с первого раза донести свои доводы до суда не всегда просто.

Следите за изменениями в судебной практике и законодательстве

Владислав Рябов, адвокат, старший юрист практики интеллектуальной собственности Lidings, патентный поверенный:

В 2023 г. уменьшилось количество дел с участием иностранных компаний, в том числе в области патентных споров. К тому же претерпевают изменения устоявшиеся в судебной практике подходы.

Так, Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что широкая известность старшего товарного знака может уменьшать вероятность его смешения с младшим товарным знаком (дело № СИП-353/2022). А Верховный Суд РФ отметил, что в случае нарушения права на товарный знак размер убытков не должен определяться исходя из стоимости оригинального товара (Определение от 7 февраля 2023 г. № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021).

Хочу поделиться и нашим опытом – раскрою подробности спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования (дело № СИП-987/2022). Ответчик ссылался на объективные препятствия к использованию товарного знака, а именно на то, что истец не исполнил заключенный договор, поскольку не был в этом заинтересован. Но Суд по интеллектуальным правам сказал, что данный довод не свидетельствует об отсутствии у истца реального намерения использовать товарный знак.

Также интерес представляет доменный спор (дело № А56-56289/2021). Верховный Суд РФ поддержал позицию Суда по интеллектуальным правам: использование чужого товарного знака в доменном имени или на сайте не является нарушением исключительного права, если домен не используется в отношении идентичных или однородных товаров. Ранее этот подход был закреплен в п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. Там сказано, что регистрация домена является нарушением исключительного права на товарный знак только в том случае, если приобретение администратором права на доменное имя признано актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем возникает вопрос, как признать актом недобросовестной конкуренции действия физлица – сквотера, который аккумулирует доменные имена, сходные с товарными знаками, с целью их продажи правообладателям и не использует их, чтобы не получить иск о нарушении права на товарный знак. Ранее суды исходили из того, что приобретение права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица, является нарушением исключительного права последнего, даже если домен администратор не использует. Объяснялось это так: приобретение права на доменное имя мешает правообладателю использовать свой товарный знак в доменном имени.

В заключение дам совет: сегодня изменения происходят динамично, успевайте следить за судебной практикой и внесением поправок в законодательство.

Никита Айрапетов, юрист практики интеллектуальной собственности Lidings, патентный поверенный:

Количество дел с участием иностранных брендов уменьшилось, двигателем судебной практики стали споры российских компаний.

В начале 2023 г. Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на коннотацию, т.е. сопутствующее значение языковой единицы, как на фактор, который влияет на ложное представление потребителя о месте происхождения товара. В данном деле стороны спорили из-за японских иероглифов и слова «самурай» (дело № СИП-876/2022).

Поэтому при использовании иностранных слов и обозначений следует учитывать, как они влияют на восприятие потребителя и могут ли ввести его в заблуждение.