Интеллектуальная собственность: о важном за 2023 год

Изменения в законах, которые заработали в 2023 году

Товарные знаки

Зоя Филозоп, партнер юридической компании «Центральный округ»:

Граждане получили право регистрировать товарные знаки. Ранее такое право было только у ИП и организаций. А теперь даже наличие статуса самозанятого для регистрации товарного знака формально необязательно. Но использовать его можно только в коммерческих целях, а неиспользование в течение 3 лет влечет досрочное прекращение охраны товарного знака (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ).

Василина Ралько, помощник юриста ООО «Зуйков и партнеры»:

Предоставление гражданам возможности регистрировать товарные знаки повышает их конкурентоспособность на рынке и позволяет им получить дополнительный источник дохода за счет осуществления различных сделок.

Однако из-за расширения регистрационных возможностей граждан увеличился риск активизации патентных троллей. Они пользуются незарегистрированными правами на товарные знаки представителей бизнеса, предъявляя им требования, начиная с заключения договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и заканчивая предъявлением иска о выплате компенсации.

Рекомендации: даже если у вас небольшой бизнес, следует зарегистрировать товарный знак, который будет индивидуализировать ваши товары или услуги. Но имейте в виду, что в процедуре регистрации много нюансов, поэтому лучше обратиться за помощью к опытному юристу.

Зоя Филозоп:

Приостановлены сроки действия регистрации популярных товарных знаков в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В числе таких знаков Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Donald Duck и др. Это означает, что таможенные органы не будут контролировать соблюдение запрета на ввоз игрушек с перечисленными товарными знаками на территорию России¹.

Василина Ралько:

Введен запрет на регистрацию, использование и отчуждение товарных знаков, если это может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара (Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ).

Не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, которые включают, воспроизводят или имитируют охраняемые географические указания или наименования мест происхождения товаров. Этот запрет распространяется на подобные обозначения, даже если они заявлены на регистрацию до даты приоритета товарного знака. Однако регистрация возможна, если обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, которое вправе использовать географическое указание или наименование места происхождения товара.

Когда товары неоднородные, обозначение не зарегистрируют, если есть вероятность, что потребители станут ассоциировать его с охраняемым географическим указанием или использование обозначения навредит правообладателю этого указания.

Аналогичные правила действуют при отчуждении товарного знака и предоставлении права на его использование.

Для реализации данного нововведения правительство скорректировало Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора (Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2023 г. № 189).

Роспатент запустил сервис, который дает доступ к сведениям о зарегистрированных знаках обслуживания и товарных знаках, в том числе об общеизвестных и международных товарных знаках, охраняемых на территории РФ в соответствии с Мадридским соглашением (https://searchplatform.rospatent.gov.ru/trademarks).

Новый сервис пригодится при анализе схожести обозначений. Поиск доступен не только по тексту, но и по смыслу, изображению и звучанию.

Залог на компьютерные программы и базы данных

Зоя Филозоп:

Введена обязательная госрегистрация залога исключительных прав на компьютерные программы и базы данных. Требование распространяется на программы и базы, зарегистрированные в Роспатенте (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ).

Это позволит избежать несогласованных двойных залогов и защитит права кредиторов, профинансировавших разработку программ.

Василина Ралько:

Покупателям компьютерных программ и баз данных, как и залогодержателям, будет проще проверить наличие обременений. Ранее такие правила распространялись только на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и топологии интегральных микросхем.

Защита прав на производные и составные произведения

Василина Ралько:

Статья 1260 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) дополнена положением, которое гарантирует защиту прав авторов производных и составных произведений:

«Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение» (Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 235-ФЗ).

Зоя Филозоп:

Эту норму рекомендовал Конституционный Суд РФ после рассмотрения дела программиста Мамичева. Спор касался защиты прав на продукт, при создании которого использовался чужой результат интеллектуальной деятельности без согласия автора, не предъявившего претензий (Постановление КС РФ от 16 июня 2022 г. № 25-П. Подробнее об этом деле читайте в новости «Конституционный Суд защитил разработчиков компьютерных программ»).

Благодаря нововведению переводчик может бороться с плагиатом, даже если переводил произведение без согласия его автора. Программист, использовавший чужой код в программе, по-прежнему рискует столкнуться с претензиями создателя исходника. Но теперь он может рассчитывать на защиту своих прав на созданную программу.

Распределение вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Зоя Филозоп:

Скорректирован порядок выплаты вознаграждения за служебное произведение (Постановление Правительства РФ от 25 мая 2023 г. № 812). Поводом для изменений послужило Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П.

Если работники являются соавторами служебных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, то работодатель должен выплачивать им вознаграждение пропорционально творческому вкладу каждого из них.

Работники вправе самостоятельно определить в соглашении размер своего творческого вклада, обязательно уведомив об этом работодателя. В противном случае их вклады будут считаться равными. Если же работники не договорились о распределении творческого вклада, придется обратиться в суд.

Освобождение от налогов граждан и компаний, безвозмездно получивших права на результаты интеллектуальной деятельности

Гражданский кодекс РФ допускает безвозмездную передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) физическим и юридическим лицам, которые являются авторами РИД или исполнителями по государственным и муниципальным контрактам (например, п. 7, 11 ст. 1240.1 ГК РФ).

С 1 января 2024 года не облагают НДФЛ и налогом на прибыль доходы при безвозмездном получении прав на РИД, созданные по таким контрактам (Федеральный закон от 2 ноября 2023 г. № 523-ФЗ; ст. 217, п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

Судебная практика

Зоя Филозоп:

Продажа контрафакта

Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) отменил решения нижестоящих судов, которые при рассмотрении требований о выплате компенсации Chanel и Christian Dior к предпринимателю не учли, что тот продавал контрафакт на рынке, а не в бутике (Определение ВС РФ от 7 февраля 2023 г. по делу № А63-6499/2021).

При определении размера компенсации за продажу контрафакта надо учитывать, понимал ли потребитель, что приобретает неоригинальные товары. В данном случае люди знали, что покупают подделку. Истцы и ответчик не конкурируют на одном рынке. Chanel и Christian Dior не доказали, что из-за контрафактных товаров теряли клиентов, готовых купить их продукцию.

Однако нарушители должны учитывать, что кроме конфискации и уничтожения контрафакта суды применяют санкции за нарушение прав на товарные знаки. Причем размеры компенсации в разы превышают стоимость неоригинальной продукции.

Использование чужих фото и текстов

Научно-консультационный совет при Суде по интеллектуальным правам (СИП) выпустил рекомендации по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя, который использовал чужой результат творческого труда (утв. Постановлением Президиума СИП от 15 февраля 2023 г. № СП-22/4).

СИП устранил риск многократного привлечения к ответственности за незаконное использование фотографии или текста один раз. Прежде суды могли взыскать сразу три компенсации с правонарушителя: за сохранение фото или текста на компьютере, дальнейшую обработку произведения и его размещение на сайте. СИП выступил против такого подхода. Правонарушитель не обязан выплачивать несколько компенсаций, если преследовал одну экономическую цель и имел единое намерение – использовать произведение лишь раз.

Продажа товара при отзыве правообладателем согласия на использование товарного знака

СИП напомнил нижестоящим судам, что отзыв согласия на использование товарного знака не позволяет реализовать только контрафактный товар. Такой отзыв не распространяется на продажу товара, который ответчик приобрел у правообладателя законно (Определение СИП от 25 сентября 2023 г. по делу № А41-50304/2022).

Продажа доступного всем «секрета производства»

ВС РФ удовлетворил жалобу покупателя ноу-хау, который отдал почти полмиллиона рублей за информацию из открытых источников (Определение ВС РФ от 6 июня 2023 г. по делу № 11-КГ23-3-К6).

Ноу-хау – это секрет производства, т.е. информация, которая охраняется режимом коммерческой тайны и не может быть доступна всем. При рассмотрении спора о подобной информации суд должен установить, что является предметом договора истца и ответчика, достигли ли они соглашения относительно секрета производства и передал ли ответчик истцу предусмотренный этим соглашением ноу-хау.

Выплата вознаграждения за неиспользованные служебные произведения

Зоя Филозоп, Василина Ралько:

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) разъяснил, что работодатель обязан выплатить вознаграждение работнику – автору служебного изобретения, даже если его не использует (Постановление КС РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П).

КС РФ справедливо указал, что применение изобретения, полезной модели или промышленного образца – право работодателя, а не обязанность. Оно не влияет на право работника получить вознаграждение.

Однако если работодатель лишен возможности использовать результат творческого труда по не зависящим от него причинам, то размер вознаграждения работника может быть уменьшен. Такое снижение выплаты не противоречит закону, поскольку учитывает интересы обеих сторон.

Возмещение расходов, понесенных из-за спора с Роспатентом

Василина Ралько:

Отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности может быть обжалован в административном порядке. При этом издержки заявителя на участие в таком разбирательстве порой бывают весьма существенными, что затрудняет, а иногда и препятствует доступу к защите прав.

КС РФ указал, что выигравшая в Роспатенте спор сторона вправе потребовать от проигравшей стороны возмещения расходов, понесенных в ходе административного разбирательства (Постановление КС РФ от 10 января 2023 г. № 1-П).

Постановление КС РФ породит существенные изменения в российском законодательстве. Поправки должны внести не только в ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ («Судебные издержки»), но и во взаимосвязанные с ней ст. 101 и 110 этого кодекса (статьи о составе судебных расходов и отнесении их на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами). Также изменения должны коснуться п. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса РФ («Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав»).

Компенсация за нарушение исключительных прав

Василина Ралько:

ООО «Максимус» обратилось с иском к ООО «Фирма “Здоровье”» (дело № A40-215387/2021). Истец требовал взыскать с ответчика компенсацию в размере 389 610 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак «Баю-Бай». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция отменила это решение и полностью удовлетворила исковые требования. После этого ответчик подал кассационную жалобу. Дело до сих пор рассматривается.

Данный спор примечателен тем, что Суд по интеллектуальным правам по ходатайству сторон направил в Конституционный Суд запрос о проверке конституционности п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Проблема касается определения максимального размера компенсации, которая может быть взыскана с правонарушителя, если он незаконно разместил одно обозначение, но тем самым нарушил исключительные права на несколько товарных знаков. Такое возможно, когда товарные знаки тождественны, но зарегистрированы в отношении неоднородных товаров.

Максим Лабзин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT:

КС РФ рассмотрел очередное обращение об определении справедливой компенсации за нарушение исключительных прав. Суд признал п. 3 ст. 1252 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не соответствующими Конституции РФ (Постановление КС РФ от 14 декабря 2023 г. № 57-П).

Эти положения о компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки не позволяют уменьшить ее чрезмерный размер, когда использованное ответчиком обозначение оказалось сходным до степени смешения с товарными знаками сразу нескольких правообладателей.

В рассмотренном споре компенсация была взыскана в пользу двух правообладателей. Причем в обоих случаях размер компенсации рассчитывался по двойной стоимости товара, как это предусмотрено подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. То есть ответчик должен был заплатить четверную стоимость товара.

В запросе Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не позволяет суду уменьшить размер компенсации по соображениям чрезмерности, ведь способ ее расчета предложен законодателем как справедливый.

Допускаю, что у судей КС РФ возникло ощущение дежавю. Конституционный Суд уже давно разъяснил, как назначать компенсацию за нарушение исключительных прав, когда ГК РФ не позволяет уменьшить ее до справедливых размеров. Правда, мнение КС РФ выразил применительно к конкретным видам нарушения прав, но это не отменяет его универсальности.

Впервые КС РФ определил правовую природу компенсации за нарушение исключительных прав в Постановлении от 13 декабря 2016 г. № 28-П. Эта компенсация призвана предупредить будущие нарушения, отсюда ее штрафной характер, в силу чего она может превышать размер причиненных правообладателю убытков. В то же время при назначении компенсации суд обязан руководствоваться принципом соразмерности, т.е. учитывать тяжесть содеянного, размер и характер причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства. Формальное применение норм ГК РФ привело бы к ущемлению права на судебную защиту.

В итоге не соответствующими Конституции РФ были признаны положения ГК РФ, которые не позволяли уменьшать размер компенсации, рассчитанной по двойной стоимости контрафактных товаров, когда одним действием нарушены права правообладателя сразу на несколько объектов исключительных прав.

В Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П Конституционный Суд РФ отметил, что положения ГК РФ не предполагают взыскания за параллельный импорт оригинального товара компенсации в таком же размере, как и за контрафактный товар.

В Постановлении от 24 июля 2020 г. № 40-П Конституционный Суд отразил выводы по делу, в котором явно завышенную компенсацию обязали уплатить розничного продавца. Он реализовал контрафактный товар на сотни рублей, а правообладатель потребовал взыскать с него компенсацию в размере сотен тысяч рублей. Претендовать на такие суммы ему позволила норма о возможном выборе расчета компенсации по двойной стоимости права на использование товарного знака.

Видимо, тут КС РФ понял, что надо обобщать свои выводы о справедливости компенсации. А потому включил в постановление общие фразы о том, что суды не лишены возможности учесть все значимые обстоятельства и снизить компенсацию ниже установленного законом минимального предела при наличии соответствующего заявления ответчика. В этом же постановлении КС РФ указал на универсальность подхода, изложенного им в Постановлении от 13 декабря 2016 г. № 28-П. То есть он должен учитываться в аналогичных ситуациях, когда основанные на законе притязания правообладателя могут привести к назначению несправедливой компенсации.

И вот мы видим постановление КС РФ 2023 года. Его смысл можно передать так: как уже неоднократно разъяснялось, суды вправе снижать компенсацию при любом способе ее расчета и при любых обстоятельствах, если ее размер, заявленный правообладателем к взысканию, во много раз превышает его убытки, а потому несправедлив.

На законодателя возложена обязанность внести в ГК РФ изменения, соответствующие этому подходу. Остается надеяться, что он справится.

Охрана товарного знака

Василина Ралько:

ООО «Паритет лифт» обратилось с иском в СИП о признании недействительным решения Роспатента, удовлетворившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «БАЛДА» (дело № СИП-476/2023). Третьим лицом являлось ООО «ВК».

Дело интересно тем, что представителям ООО «ВК» удалось настоять на сохранении решения Роспатента в силе ввиду описательного характера товарного знака «БАЛДА» в отношении товаров 9-го класса «программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров» и услуг 41-го класса «обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть» МКТУ. СИП не удовлетворил исковые требования ООО «Паритет лифт», поскольку игра была известна в качестве настольной.

О важных выводах Конституционного и Верховного судов читайте в публикациях «АГ» за 2023 год:

• Новость «КС постановил конкретизировать порядок взыскания неоднократной компенсации за нарушение права на товарный знак»;
• новость «КС призвал не игнорировать личный вклад соавтора при выплате вознаграждения за служебное изобретение»;
• новость «КС постановил предусмотреть механизм возмещения расходов при рассмотрении споров в Роспатенте»;
• новость «ВС пояснил нюансы взыскания компенсации за нарушение исключительного права при продаже контрафакта»;
• новость «ВС разъяснил, что следует принимать во внимание при анализе однородности товаров и услуг»;
• новость «ВС представил обзор практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков»;
• новость «ВС обозначил порядок исполнения договорных обязательств правообладателем в рамках франшизы»;
• новость «ВС разъяснил нюансы передачи исключительных прав на музыкальные произведения, созданные в соавторстве»;
• новость «Рост количества дел, рассмотренных СИП, замедлился»;
• новость «Что нужно учитывать при взыскании в пользу правообладателей убытков из-за реализации контрафакта?»;
• новость «Телеканал не может свободно использовать произведение без согласия правообладателя»;
• новость «Руководитель ООО может привлекаться к солидарной ответственности за вывод актива в виде товарного знака».

Законопроекты

Василина Ралько:

Сообладание исключительным правом

В Госдуму внесен законопроект № 479514-8 о выделении долей в исключительном праве на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также о распоряжении такими долями.

В случае одобрения законопроекта доли в исключительном праве, принадлежащем нескольким правообладателям, будут определяться законом, соглашением или судом при наличии спора. При отсутствии соглашения доли будут признаваться невыделенными. На такие доли распространят общее правило о совместном обладании исключительным правом, и они станут считаться равными.

В соглашении необходимо будет предусмотреть условие о порядке принятия правообладателями решений о распоряжении исключительным правом. Иначе правообладатель сможет управлять своей долей только с согласия остальных.

Расчет компенсации за нарушение исключительного права

Планируется внести изменения в способы исчисления размера компенсации за нарушение исключительного права. Также хотят решить вопрос об ответственности за множественные нарушения.

Создатели законопроекта № 348960-8 предлагают:

• дополнить часть четвертую ГК РФ статьей, посвященной общим положениям о компенсации и способах ее расчета;
• повысить нижний и верхний пределы размера компенсации, определяемой в твердой сумме, за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
• предусмотреть возможность взыскания компенсации в трехкратном размере стоимости права на использование объекта интеллектуальной собственности, если нарушение совершено повторно;
• определить исчерпывающий перечень случаев, при которых допустимо снижение компенсации ниже минимального предела, предусмотренного законом. В перечень могут войти следующие случаи: нарушитель не знал и не должен был знать, что его действия затрагивают исключительные права третьих лиц; нарушение совершено впервые; нарушение совершено вне рамок осуществления нарушителем предпринимательской деятельности;
• распространить правило о применении солидарной ответственности на те случаи, когда нарушителей несколько. Оно будет применяться при наличии последовательных нарушений в отношении одних и тех же контрафактных материальных носителей, если в действиях нарушителей нет признака согласованности;
• установить право суда признавать множественные нарушения одним с учетом обстоятельств дела при определении размера компенсации. Таким правом суд сможет воспользоваться, если действия нарушителя были взаимосвязаны и направлены на достижение общего экономического результата.