Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла Определение № 305-ЭС21-23755 по делу № А41-13514/2020 об оспаривании аптечной сетью отказа администрации муниципалитета согласовать вывеску аптеки с изображением товарного знака, правообладатель которого дал письменное согласие на его использование.
Ранее ООО «Ригла-Московская область» обратилось в Администрацию Ленинского муниципального района Московской области с заявлением на согласование размещения вывески с изображением чужого товарного знака на аптечном учреждении в г. Видное. К заявлению был приложен ряд документов, включая согласие ООО «АС-Бюро плюс», являющегося правообладателем товарного знака, на его использование на вывеске.
По результатам рассмотрения заявления администрация отказала в предоставлении обществу соответствующей услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории Московской области» со ссылкой на отсутствие документов, подтверждающих госрегистрацию принадлежащего обществу «АС-Бюро плюс» товарного знака, либо разрешения на использование чужого товарного знака, равно как и документов, обязывающих его к использованию этого товарного знака. При этом администрация сочла ненадлежащим доказательством представленное заявителем согласие правообладателя на использование товарного знака в отсутствие госрегистрации права его использования.
Аптечная сеть оспорила отказ в арбитражном суде, который отказал в удовлетворении ее требования. Первая инстанция указала на отсутствие договорных отношений между заявителем и правообладателем товарного знака, посчитав, что представленное заявителем согласие правообладателя товарного знака не является надлежащим подтверждением права его использования, поскольку заявителем не доказан факт госрегистрации данного права. Впоследствии апелляция и кассация поддержали это решение.
Со ссылкой на существенные нарушения судами норм материального и процессуального права общество обратилось в Верховный Суд. В кассационной жалобе указывалось, что полученное заявителем письменное согласие правообладателя на использование товарного знака не противоречит ст. 1229 и 1233 ГК РФ. По мнению заявителя, действующее законодательство не связывает выражение согласия правообладателя на использование товарного знака с определенной формой, а использование РИД охватывается исключительным правом правообладателя и не требует обязательного заключения договора. Соответственно, суды фактически ограничили документально подтвержденное право кассатора на использование товарного знака.
Изучив материалы дела, Экономколлегия отметила, что перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя. Предоставляя заявителю письменное согласие на использование товарного знака, правообладатель правомерно распорядился принадлежащим ему исключительным правом, а вывод нижестоящих судов об обратном противоречит п. 1 ст. 1233 и п. 1 ст. 1484 ГК.
ВС добавил, что в рассматриваемом деле заявитель получил разрешение (согласие) правообладателя на использование товарного знака, поэтому у нижестоящих судов не было правовых оснований для вывода о принятии администрацией правомерного решения об отказе в согласовании установки средства размещения информации на территории муниципального образования по причине непредоставления заявителем договора на использование товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке.
«Поскольку заявителем оспаривается решение, фактически выражающее отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги в согласовании установки средства размещения информации на территории Московской области, обоснованность которого не подтверждена, при этом, как следует из пояснений заявителя, им был предоставлен полный пакет документов с соответствующим заявлением, который не был предметом проверки уполномоченного органа, Судебная коллегия на основании п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ считает необходимым обязать ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения заявления общества», – заключил ВС, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций и признав недействительным решение администрации муниципалитета, обязав ее повторно рассмотреть заявление аптечной сети.
Управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков в комментарии «АГ» предположил, что, если бы первая кассационная жалоба по данному делу рассматривалась в Суде по интеллектуальным правам, ошибка нижестоящих судов была бы исправлена первой кассацией: «Но в связи с тем что предметом спора было оспаривание действий госоргана по согласованию размещения вывески на здании, первая кассация была рассмотрена не специализированным судом».
По мнению эксперта, ссылка нижестоящих судов на то, что распоряжение правом возможно только на основании зарегистрированного лицензионного договора, ошибочна и существенно нарушает права неограниченного количества правообладателей. «Лицензионный договор, подлежащий регистрации в Роспатенте, является лишь одним из возможных видов распоряжения правом. Основная задача лицензионного договора, который регистрируется в Роспатенте, – получение лицензионных платежей. Но далеко не во всех случаях правообладатель хочет получать платежи за распоряжение правом, именно поэтому ВС указал на правильное применение положений ГК», – заключил Сергей Зуйков.
Адвокат, партнер, руководитель практики по интеллектуальной собственности юридической фирмы Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг отметила, что в рассматриваемом деле Верховный Суд встал на сторону бизнеса и разрешил очень важный вопрос о допустимой форме согласия правообладателя для правомерного использования его товарного знака. «При этом Суд последовал правилу “разрешено то, что не запрещено”. Существует общий принцип о том, что нарушением исключительного права на товарный знак (и вообще на любой РИД) является его использование без согласия правообладателя. Если согласие есть, то использование товарного знака считается правомерным. Форма такого согласия законодательно не определена, но есть уже некая форма письма-согласия, рожденная обычаями делового оборота», – пояснила она.
Эксперт добавила, что лицензионный договор порождает определенные права и обязанности сторон. «Да, в некоторых случаях без лицензионного договора нельзя обойтись, и он будет являться единственно возможным доказательством использования товарного знака для целей сохранения и защиты права его владельца. Но иногда структура выстроенного бизнеса может не предполагать выдачи лицензии на товарный знак, –например, в отношениях с дистрибьюторами, – и лицензия может повлечь дополнительную налоговую и коммерческую нагрузку на бизнес, когда, например, потребуется вносить изменения в устоявшиеся модели взаиморасчетов между компаниями. Так что согласие правообладателя во многих случаях выручает, и отказаться от него на уровне судебной практики было бы неверно. Более того, динамика бизнеса требует более гибких решений», – резюмировала Екатерина Тиллинг.
