Верховный Суд РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 29 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7838 по делу № А65-20389/2020 разъяснил нижестоящим судам их необходимые действия при рассмотрении иска исключительного лицензиата о защите прав на товарный знак.
Я представлял в Верховном Суде интересы заявителя кассационной жалобы – ООО «Ильком-Сервис» (г. Набережные Челны), вступив в данное дело после принятия нижестоящими судами решений об удовлетворении исковых требований в полном объеме (мой доверитель выступает ответчиком по этому спору).
В основе иска лежало использование ответчиками при продвижении курьерских услуг в Интернете товарных знаков № 148781 и № 307896 без согласия правообладателя.
Проанализировав подлежащие обжалованию судебные акты, я пришел к выводу о возможности их отмены в Суде по интеллектуальным правам. Дело в том, что ранее СИП рассмотрел аналогичное дело, в котором также после принятия Арбитражным судом Республики Татарстан и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом актов об удовлетворении исковых требований мною была составлена кассационная жалоба, которую СИП поддержал (Постановление от 30 июня 2021 г. № С01-672/2021 по делу № А65-3098/2020). Примечательно, что в данном деле «боковым» судьей был заместитель председателя СИП Владимир Корнеев, который, задавая истцу вопросы в ходе заседания, обратил внимание на отсутствие в деле исключительного лицензионного договора.
Однако в описываемом и впоследствии рассмотренном Верховным Судом деле доверитель принял решение самостоятельно защищать свои интересы в СИП.
В кассационной жалобе в Суд по интеллектуальным правам указывалось, что ввиду отсутствия в деле договора коммерческой концессии судами не исследовался в должной мере вопрос об объеме предоставленных истцу правомочий и, следовательно, – о наличии у истца права на предъявление иска о защите от конкретного нарушения.
В документе также отмечалось, что защита прав исключительного лицензиата по сравнению с защитой прав правообладателя имеет особенности. Так, исключительный лицензиат не всегда «заменяет» собой правообладателя: ему не во всех случаях передается право использования товарного знака всеми доступными способами (ст. 1484 ГК РФ) – данное право может быть передано в отношении лишь части товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
Однако в постановлении от 2 февраля 2022 г. СИП посчитал вопрос о наличии права на иск исключительного лицензиата вопросом факта – то есть находящимся вне его компетенции.
Кассационная жалоба в ВС была передана для рассмотрения в судебную коллегию, которая в итоге пришла к следующим выводам.
В соответствии с п. 2 ст. 1027 ГК договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием (или без указания) территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг)). При этом если правило о территории носит диспозитивный характер, то необходимость оговаривать в тексте договора объем использования прав сформулирована императивно.
К договору коммерческой концессии применяются, соответственно, правила раздела VII ГК о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям данной главы и существу договора коммерческой концессии (п. 4 ст. 1027 Кодекса).
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
В силу ст. 1254 ГК, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса.
Как разъяснено в п. 79 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10, при применении ст. 1254 ГК необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса, наделены только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии – могут защищать права способами, предусмотренными указанными статьями ГК, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Учитывая приведенные нормы и разъяснения, исключительный лицензиат вправе предъявить иск в защиту исключительных прав в пределах правомочий, предоставленных ему договором. От объема прав, предоставленных исключительному лицензиату по соответствующему договору, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у него права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.
Между тем заключенный между истцом и компанией договор коммерческой концессии судами непосредственно не исследовался и в материалах дела отсутствует. Соответственно, не исследовался и вопрос об объеме правомочий, предоставленных истцу по договору коммерческой концессии.
Полагаю, обсуждаемое определение Верховного Суда имеет большое значение для рассмотрения споров по искам исключительных лицензиатов. Дело в том, что на практике нередко истец – исключительный лицензиат – не представляет в суд лицензионный договор, ограничившись, как в рассмотренном деле, «выпиской» о нем из реестра товарных знаков.
Кроме того – особенно в отношениях с иностранными правообладателями – лицензионные договоры нередко вовсе не заключаются, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности при регистрации предоставления права использования лицензионный договор не представляется. В связи с этим при предъявлении лицензионного договора в суд первой инстанции при новом рассмотрении дела может возникнуть вопрос о проверке достоверности указанного договора на предмет давности составления.
