Суд по интеллектуальным правам вынес Решение по делу № СИП-227/2025, которым поддержал отказ Роспатента предоставить правовую охрану товарному знаку шведской компании.
Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag (далее – компания) оспорила в СИП решение Роспатента от 16 декабря 2024 г., которым оставлена в силе экспертиза ведомства от 17 апреля 2024 г. об отказе в предоставлении на территории России правовой охраны словесному товарному знаку SCC ARBITRATION INSTITUTE по международной регистрации № 1733566. Тем самым заявитель также просил СИП обязать Роспатент предоставить правовую охрану указанному товарному знаку в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг с дискламацией словесных элементов SCC и ARBITRATION INSTITUTE. В обоснование своих требований компания сослалась на то, что оспариваемое решение Роспатента, по ее мнению, не соответствует положениям подп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку входящие в состав спорного товарного знака элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.
При рассмотрении спора СИП установил, что международная регистрация словесного товарного знака SCC ARBITRATION INSTITUTE с конвенционным приоритетом от 6 сентября 2022 г. произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за № 1733566 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров конкретных классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).
В апреле 2024 г. Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1733566 на территории РФ в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК. Отказ мотивирован тем, что элемент SCC не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, а словосочетание ARBITRATION INSTITUTE указывает на сферу деятельности заявителя.
Как счел СИП, заявитель не пропустил срок обращения в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента, принятого ведомством в рамках своих полномочий. Со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК Суд напомнил, когда не допускается госрегистрация обозначений в качестве товарных знаков. Указанные в этой норме элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если не занимают в нем доминирующего положения.
В рассматриваемом случае Роспатент выявил, что входящий в состав товарного знака по международной регистрации № 1733566 элемент SCC представляет собой простое сочетание латинских букв, выполненных стандартным шрифтом. Поскольку элемент SCC не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании абз. 1 п. 1 ст. 1483 ГК по причине отсутствия различительной способности.
Ведомство также сочло, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы ARBITRATION INSTITUTE, означающие в переводе с английского языка «арбитражный институт; институт арбитража», указывают на назначение испрашиваемых товаров 9, 16-го и услуг 35, 41, 42, 45-го классов МКТУ, непосредственно связанных с юридическими услугами (арбитражом) и (или) сопутствующих им. Поскольку словесные элементы ARBITRATION INSTITUTE характеризуют все испрашиваемые товары и услуги, Роспатент заключил, что им не может быть предоставлена правовая охрана на основе подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК. Если товарный знак по международной регистрации № 1733566 состоит только из неохраняемых элементов, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории РФ на основании п. 1 ст. 1483 ГК.
СИП в свою очередь пояснил, что компания не оспаривает неохраноспособность элементов SCC и ARBITRATION INSTITUTE, а полагает, что они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. В силу этого, по мнению заявителя, товарному знаку по международной регистрации № 1733566 должна быть предоставлена правовая охрана на территории России в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг на основе подп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК с указанием элементов SCC, ARBITRATION INSTITUTE в качестве неохраняемых.
При этом Суд заметил, что законодательство не исключает возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего несколько неохраноспособных словесных и (или) изобразительных элементов, создающих оригинальную графическую композицию (за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов и т.д.). Для установления охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения в качестве комбинации неохраняемых элементов требуется установить конкретные юридически значимые обстоятельства. Спорный товарный знак представляет собой простое сочетание расположенных на одной строке не обладающих различительной способностью элементов SCC и ARBITRATION INSTITUTE, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.
Заявителем не представлено доказательств того, что спорные элементы имеют единый композиционный замысел, обусловливающий качественно новый уровень восприятия данного обозначения российскими потребителями. Представитель компании не смог пояснить СИП, какой единый композиционный замысел, обусловливающий качественно новый уровень восприятия этого обозначения российскими потребителями, имеют элементы SCC и ARBITRATION INSTITUTE. Он также не смог пояснить, в чем заключается уникальность (единого композиционного замысла) расположения этих элементов именно в такой последовательности, а не в другой – например, путем расположения элемента SCC после ARBITRATION INSTITUTE или между элементами ARBITRATION INSTITUTE.
Вопреки мнению заявителя, поясняется в решении, нет оснований полагать, что спорному товарному знаку должна быть предоставлена правовая охрана на территории РФ в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг в рамках подп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК с указанием элементов SCC, ARBITRATION INSTITUTE в качестве неохраняемых. При этом товарный знак SCC ARBITRATION INSTITUTE по международной регистрации № 1733566 существенно отличается от обозначения по заявке № 2009709971, так как содержит абсолютно иные элементы. Дело в том, что элементы обозначения по заявке № 2009709971 имеют оригинальное взаимное расположение (написаны через дефис, в силу чего образуют новое фантазийное слово. Их буквы L и S выполнены в единой манере – являются заглавными и выделены жирным шрифтом), которое обусловливает их восприятие в качестве композиции.
«В силу этого, тот факт, что входящие в состав обозначения по заявке № 2009709971 элементы признаны обладающей различительной способностью комбинацией, вопреки мнению компании, не свидетельствует о том, что товарному знаку по международной регистрации № 1733566 также должна быть предоставлена правовая охрана на территории РФ на основании подп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ», – резюмировал СИП, отказав в удовлетворении заявления иностранной компании о признании оспариваемого решения Роспатента незаконным.
Патентный поверенный РФ, старший юрист АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Юлия Коломыцева полагает, что решение Суда по интеллектуальным правам затрагивает вопрос, в отношении которого чаще всего нельзя предугадать ни решение Роспатента, ни решение СИП. «Вопрос оценки различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию, разрешается применительно к каждому конкретному случаю. В законе и подзаконных НПА содержится перечень элементов, которые заведомо не признаются обладающими различительной способностью. При этом п. 1.1 ст. 1483 ГК позволяет зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, хотя и состоящее из таких неохраняемых элементов, но образующих комбинацию, обладающую различительной способностью. Применение положений данной нормы может вызывать споры, поскольку единого правила, позволяющего определить, насколько комбинация, состоящая только из неохраняемых элементов, может обладать различительной способностью, не существует. Однако в этом деле вывод Роспатента и СИП об отсутствии у обозначения SCC ARBITRATION INSTITUTE различительной способности по тексту решения вопросов не вызывает», – пояснила она в комментарии «АГ».
Ключевым моментом, который мог повлиять на вывод о наличии различительной способности данной комбинации словесных элементов, являлась, по мнению эксперта, оценка элемента SCC, поскольку именно этот элемент направлен на индивидуализацию товаров и услуг правообладателя (Stockholm Chamber of Commerce). «Однако судя по решению СИП, заявитель не оспаривал неохраноспособность ни элемента SCC, ни ARBITRATION INSTITUTE. В таких спорах преодолеть основания для отказа в регистрации товарного знака позволяют также доказательства, подтверждающие, что данное обозначение приобрело различительную спорность в результате его использования, если оно уже начало использоваться правообладателем до даты регистрации в качестве товарного знака. В этом деле при отсутствии доказательств, подтверждающих, что элемент SCC как самостоятельный либо в сочетании с элементом ARBITRATION INSTITUTE ассоциируется потребителями с Торговой палатой Стокгольма, сложно доказать наличие различительной способности данного обозначения. Выводы, изложенные в решении, могут быть проверены Президиумом СИП и/или Верховным Судом в случае подачи соответствующих кассационных жалоб», – добавила Юлия Коломыцева.
Старший партнер АБ г. Москвы «СКР» Александр Рубин напомнил, что согласно российскому законодательству не допускается госрегистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. «Правовым регулированием РФ установлен закрытый перечень оснований, препятствующих такой регистрации. Представляется, что заявитель в данном случае выбрал неверный способ защиты права, что выразилось в отсутствии оспаривания неохраноспособности элементов SCC и ARBITRATION INSTITUTE, а также в непредставлении доказательств того, что эти элементы имеют единый композиционный замысел, обусловливающий качественно новый уровень восприятия данного обозначения российскими потребителями. Действительно, если рассматривать элементы рассматриваемого обозначения с позиции ст. 1483 ГК, составной элемент SCC представляет собой простой набор латинских букв, который для российского потребителя не может быть однозначно трактован, что может ввести потребителя в заблуждение. Элемент ARBITRATION INSTITUTE переводится с английского языка как АРБИТРАЖНЫЙ ИНСТИТУТ в случае подачи заявки на регистрацию по 45-му классу МКТУ “Юридические услуги”, также не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака – он подпадает под прямой запрет, поскольку определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров или услуг. Таким образом, СИП вынес правильное и обоснованное решение», – заключил он.
Патентный поверенный РФ, руководитель отдела по правовой охране средств индивидуализации АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Анастасия Кирюхина полагает, что это дело затрагивает широко распространенный на практике случай попытки регистрации в качестве товарного знака сочетания неохраноспособных элементов, не являющихся ни аббревиатурой и ее расшифровкой, не представляющих собой оригинальную композицию в виде словесных и изобразительных элементов, объединенных единым замыслом или создающих качественно иной уровень восприятия от получившейся комбинации в целом. «В данном деле заявитель не оспаривал неохраноспособность элементов, составляющих спорное обозначение, о чем потенциально в подобных случаях можно пытаться спорить через приведение соответствующих доводов с точки зрения вариантов семантического трактования образованной комбинации элементов со ссылкой на словарные источники, результатов социологического опроса (вопрос доказывания приобретенной различительной способности), релевантных примеров из правоприменительной практики и т.д. при условии наличия фактических обстоятельств, а настаивал на том, что названные неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью», – заметила она.
При такой постановке вопроса и в отсутствие убедительных контрдоводов заявителя, добавила эксперт, вывод СИП представляется правомерным и обоснованным: «Так, Суд справедливо указал, что заявленное на регистрацию обозначение представляет собой простое сочетание расположенных в одну строку не обладающих различительной способностью элементов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. При этом доказательства того, что эти элементы имеют единый композиционный замысел, обусловливающий качественно новый уровень восприятия данного обозначения российскими потребителями, заявителем не представлены». Когда речь идет о возможности применения положений подп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК при определении охраноспособности заявленного обозначения, состоящего из априори неохраняемых элементов, зачастую в сознании возникает образ некой этикетки продукции, в которой неохраняемые элементы расположены по отношению друг к другу нестандартным или запоминающимся образом, пояснила Анастасия Кирюхина. При этом указанная норма права не содержит запрет на регистрацию композиции при доминировании в ней неохраняемых элементов – важно, чтобы такая композиция была оригинальной, имеющей в целом иной уровень восприятия, и обладала индивидуализирующей функцией.
По мнению эксперта, на практике данная норма законодательства позволяет рассчитывать на правовую охрану полученной в результате сочетания неохраняемых элементов комбинации в целом, без дискламации образующих ее словесных частей. «В последнем случае декларативного заявления об оригинальности такой комбинации недостаточно – требуются более веские доводы и обоснования. Вместе с тем в рассматриваемом деле очевидно, что в случае исключения из правовой охраны всех словесных элементов с учетом их композиционного расположения предмет для правовой охраны (оригинальная комбинация) как таковой отсутствует. Решение СИП демонстрирует подход к трактованию указанной нормы законодательства и создает предпосылки для выбора заявителями в пользу более оригинальных с точки зрения графической и колористической проработки обозначений, состоящих их неохраняемых элементов, для их последующей регистрации в качестве товарных знаков, а также более качественной проработки концепции, воплощенной в обозначении, с целью доказывания ее охраноспособности в целом (при наличии такой цели)», – резюмировала Анастасия Кирюхина.
Адвокат Виктор Кожанов заметил, что в этом деле компания регистрировала товарный знак, содержащий несколько словесных элементов, однако не смогла фактически пояснить наличие единого композиционного замысла, обусловливающего качественно новый уровень восприятия обозначения потребителями, как и уникальность этого замысла. «Расчет компании, на мой взгляд, строился на факте международной регистрации этого знака во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Однако словесная аббревиатура, которую намеревалась зарегистрировать компания, известна в узких кругах, и не только российские потребители, но и большинство российских юристов не знают о ней, поэтому зарегистрировать оригинальную комбинацию неохраняемых словесных элементов, на мой взгляд, – не лучшая идея», – заметил он.
Эксперт добавил, что аналогичные ситуации далеко не редкость – правообладатели (к примеру, в сфере массмаркета), вдохновленные успехами конкурентов в лице транснациональных компаний, ставят задачи по регистрации словесного знака, не обладающего в большинстве случаев различительной способностью: т.е. в нем чаще всего отсутствуют новый уровень восприятия потребителем, оригинальность и единый замысел композиции. «В этих случаях представляется целесообразным добавлять к словесным элементам графическое изображение, использовать оригинальные (авторские) шрифты, существенно повышать узнаваемость бренда на рынке», – добавил Виктор Кожанов.
По его мнению, шансы на отмену данного решения СИП крайне малы. «Полагаю, не окажет влияние и проведение соцопроса с целью выяснения узнаваемости спорного товарного знака среди российских потребителей. Для регистрации словесного знака в будущем компании стоит заняться деятельностью на территории нашей страны, в том числе в целях повышения узнаваемости. Но и это не гарантирует изменение позиции Роспатента», – считает эксперт.
