Президиум Суда по интеллектуальным правам опубликовал Постановление от 16 августа по делу № СИП-1302/2023, в котором признал п. 45 Правил рассмотрения и разрешения Роспатентом споров в административном порядке, утвержденных приказами Минобрнауки и Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2020 г. № 644/261, не соответствующим ст. 1398, 1512, 1513, 1535 ГК и недействующим в той части, в которой он наделяет членов коллегии правом выявлять при рассмотрении спора и учитывать при формировании выводов коллегии основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.
Исковые требования
ООО «Романгрупп» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействующим п. 45 Правил № 644/261 в части положения «Выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности... отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора». Общество посчитало, что п. 45 Правил в части, предусматривающей право Роспатента на заседании коллегии Палаты по патентным спорам выдвигать новые (самостоятельные) основания для оспаривания при рассмотрении возражений против представления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, которые подателем возражения не заявлялись и отсутствуют в материалах возражения, является незаконным и нарушает права и охраняемые законом интересы общества.
Общество ссылалось на выводы Президиума СИП по делам № СИП-3/2023 и № СИП-3/2022, согласно которым «основания оспаривания зарегистрированного товарного знака не могут быть учтены Роспатентом по собственной инициативе − без поданного по соответствующему основанию возражения заинтересованного лица». Несмотря на то что в этих делах рассматривался вопрос применительно к товарному знаку, Президиум Суда по интеллектуальным правам прямо указывал на то, что данный подход распространяется на все результаты интеллектуальной деятельности, правомерность регистрации которых оспаривается в Роспатенте.
Общество «Романгрупп» указывало, что в настоящее время Роспатент рассматривает возражения против предоставления правовой охраны принадлежащим ему промышленным образцам по четырем патентам Российской Федерации, при этом коллегия Палаты по патентным спорам, руководствуясь п. 45 Правил, выдвинула новые основания для аннулирования патентов, отсутствующие в материалах поданного возражения. В обоснование заявленных требований общество ссылалось на положения ст. 46 Конституции, ст. 12, 1398, 1512, 1513 ГК.
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований
Руководствуясь положениями Конституции и ГК, разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», Суд по интеллектуальным правам признал п. 45 Правил соответствующим в оспариваемой части Конституции и ГК, в связи с чем оставил требования общества без удовлетворения. Суд исходил из того, что ничто в оспариваемом пункте Правил не свидетельствует о наличии у членов коллегии Роспатента, рассматривающей вопрос о прекращении правовой охраны объекта интеллектуальной собственности, автономии от поданного возражения.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемое положение сформулировано четко и ясно и основания для его двойного или неоднозначного толкования отсутствуют, равно как и основания полагать, что данная норма не соответствует нормативным правовым актам большей юридической силы. Кроме того, СИП проанализировал соотношение п. 45 Правил с нормами гражданского законодательства, с учетом доводов о неправильном применении этой нормы в патентных спорах и не усмотрел несоответствия. Он принял во внимание, что в своих актах неоднократно обращал внимание Роспатента на недопустимость произвольного толкования оспариваемой заявителем нормы с учетом буквального содержания как самой нормы, так и ст. 12, 1512 и 1513 ГК (в частности, судебные акты по делам № СИП-3/2022, № СИП-3/2023). Однако признание спорной нормы недействующей предметом данных судебных разбирательств не являлось.
Констатировав специфику споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, суд первой инстанции признал, что п. 45 Правил дает возможность коллегии, рассматривающей спор в административном порядке, учитывать основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, только заявленные в первоначальном возражении либо неразрывно и прямо связанные с ними, однако не позволяет самостоятельно выдвигать новые. Он указал: мнение о том, что п. 45 Правил позволяет выдвигать новые основания, базируется на ненадлежащем толковании соответствующей нормы. Если Роспатент руководствуется таким ненадлежащим толкованием, вынесенные им решения могут быть оспорены в установленном порядке.
Доводы кассационной жалобы
Не согласившись с решением, общество «Романгрупп» обратилось в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. Общество указало, что вопреки выводам суда первой инстанции, закону, имеющему большую юридическую силу, не соответствует именно п. 45 Правил, а не определенный способ его толкования или применения. По мнению заявителя, суд первой инстанции проигнорировал выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-3/2023 и № СИП-3/2022, в которых было установлено противоречие п. 45 Правил закону.
Согласно Постановлению Президиума СИП от 21 ноября 2023 г. по делу № СИП-3/2023 «для случаев рассмотрения возражений заинтересованных лиц, поданных в отношении зарегистрированных товарных знаков, п. 45 Правил не подлежит применению судом как не соответствующий положениям ст. 1512, 1513 ГК, имеющим большую юридическую силу». Таким образом, подчеркнул заявитель, вопреки выводам первой инстанции, Президиум Суда по интеллектуальным правам в деле № СИП-3/2023, как и в деле № СИП-3/2022, установил, что закону, имеющему большую юридическую силу, не соответствует именно сам п. 45 Правил, а не определенный способ его толкования или применения.
По мнению общества, выводы суда первой инстанции о том, что п. 45 Правил не предусматривает возможности Роспатента выдвигать новые основания при рассмотрении возражений на решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, противоречит позиции Президиума СИП и свидетельствуют о неправильном толковании судом положений приведенной нормы. Кроме того, ООО «Романгрупп» обратило внимание, что первая инстанция не применила п. 2 ст. 1398 ГК, на которую оно ссылалось в обоснование заявленных требований.
Президиум СИП выявил несоответствие оспариваемой нормы закону, имеющему большую юридическую силу
Изучив материалы дела, Президиум СИП отметил, что в абз. 1 п. 45 Правил № 644/261 приведены два случая, когда «выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания... отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора»:
- случай 1: при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны;
- случай 2: при признании недействительным уже имеющегося предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.
Пункт 45 Правил корреспондирует их п. 3, в котором возражения, рассматриваемые административным органом, также разбиты на две группы: в п. 3.1 Правил приведены возражения, подаваемые в отношении объектов, которым не предоставлена правовая охрана (случай 1); в п. 3.2 приведены возражения, подаваемые против уже охраняемых объектов интеллектуальных прав (случай 2). Президиум СИП отметил, что общество просило признать недействующим п. 45 Правил только в той части, в которой он предоставляет право выявления членами коллегии при рассмотрении спора оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, т.е. случай 2.
Кассационная инстанция отметила, что согласно ч. 2 ст. 194 АПК Суд по интеллектуальным правам не связан доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном объеме. Вместе с тем, указал Президиум СИП, это не означает, что суд вправе выйти за пределы предмета спора, определенного заявителем при обращении в суд, а именно оспариваемого положения нормативного правового акта или оспариваемой части нормы.
В данном случае оспариваемым положением являлась часть п. 45 Правил, а именно случай 2. Положения этого же пункта, предусматривающие возможность выявления и учета членами коллегии основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному объекту на стадии рассмотрения возражения на отказ в таком предоставлении предметом поданного в суд заявления не являлись. Таким образом, указывая, что в отношении оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности (случай 1), п. 45 Правил «дает коллегии, рассматривающей спор в административном порядке, возможность учитывать... основания, препятствующие предоставлению... правовой охраны, только заявленные в первоначальном возражении либо неразрывно и прямо связанные с ними, однако не позволяет самостоятельно выдвигать новые», суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований, разъяснил Президиум СИП.
Он обратил внимание, что неоднократно отмечал: положения Правил № 644/261 должны применяться с учетом норм Гражданского кодекса как акта, обладающего большей юридической силой, а положения п. 45 Правил − исходя из того, оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности или же Роспатент рассматривает возражение против уже зарегистрированного объекта. В случае 1 правовая охрана объекту интеллектуальной собственности еще не предоставлена, и применяются положения ГК, регулирующие порядок предоставления права, в том числе предполагающие в установленных названным Кодексом пределах анализ самим Роспатентом вопроса об охраноспособности объекта. Однако к зарегистрированным объектам Гражданский кодекс подходит иначе.
В п. 3 Постановления КС № 28-П/2018 по делу о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам отмечено, что в силу правовой позиции, выраженной и неоднократно подтвержденной КС в отношении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и применимой к исключительному праву на товарный знак, государственная регистрация права способствует правовой определенности в сфере гражданского оборота, позволяющей участникам соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей, и как таковая отвечает своему конституционному предназначению (постановления от 26 мая 2011 г. № 10-П/2011 и от 10 ноября 2016 г. № 23-П/2016; определения от 5 июля 2001 г. № 132-О/2001; от 5 июля 2001 г. № 154-О/2001; от 29 января 2015 г. № 216-О/2015 и др.). В рамках этой правовой позиции, подчеркнул Президиум СИП, законодатель определил процедуру, в которой и только в которой может быть опорочена презумпция охраноспособности объекта, гарантированная состоявшимся фактом государственной регистрации.
Исходя из положений п. 2 ст. 1512 ГК предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично. Согласно п. 1 и 2 ст. 1513 ГК предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены ст. 1512 этого же Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в Роспатент. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подп. 1−4, 6, 7 п. 2 и п. 3 ст. 1512 ГК, могут быть поданы заинтересованным лицом; возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подп. 5 п. 2 ст. 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств − участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Никакой иной возможности вне рамок поданного возражения проверить охраноспособность зарегистрированного товарного знака ГК Роспатенту не предоставляет, указал Президиум СИП.
«Как неоднократно отмечал Президиум Суда по интеллектуальным правам, основания оспаривания зарегистрированного товарного знака не могут быть учтены Роспатентом по собственной инициативе − без поданного по соответствующему основанию возражения заинтересованного лица (например, постановление от 9 февраля 2022 г. по делу № СИП-707/2021). Аналогичным образом Роспатент не может по собственной инициативе выдвигать новые, не обозначенные в возражении, основания для признания недействительным предоставления правовой охраны иным объектам интеллектуальной собственности (объектам патентных прав, зарегистрированному наименованию места происхождения товара и географическому указанию, предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание и наименование места происхождения товара)», − указывается в постановлении.
Так, в силу п. 2 ст. 1398 ГК патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного п. 1−3 ст. 1363 названного Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в Роспатент любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1−4 п. 1 ст. 1398 ГК. Как следует из п. 3 ст. 1535 ГК, заинтересованное лицо, в том числе уполномоченный орган или орган, осуществляющий контроль, предусмотренный абз. 3 п. 1 ст. 1516 названного Кодекса, по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 1535 ГК, может подать возражение в Роспатент.
С учетом изложенного, указал Президиум СИП, п. 45 Правил № 644/261 в той части, в которой он предоставляет право членам коллегии выявлять при рассмотрении спора и учитывать при формировании выводов коллегии основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, не соответствует положениям ст. 1398, 1512, 1513, 1535 ГК, имеющим большую юридическую силу. Никакие новые, не раскрытые в возражении основания Роспатент выявлять и оценивать не вправе. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2022 г. по делу № СИП-3/2022; от 21 ноября 2023 г. по делу № СИП-3/2023.
Иначе, пояснила кассационная инстанция, следовало бы признать, что в соответствующей части именно Роспатент является подателем возражения, который рассматривает собственное возражение по существу, оценивая в том числе в отношении тех объектов, к которым это применимо, собственную заинтересованность. Что, в свою очередь, не согласуется с функцией Роспатента как органа, рассматривающего административный спор.
Как отметил Президиум СИП, суд первой инстанции исходил из таким же образом определяемых полномочий Роспатента, признав, что в части возражений против зарегистрированного объекта интеллектуальных прав административный орган не вправе рассматривать собственные возражения. Однако отказ в удовлетворении заявленных требований суд мотивировал ссылкой на п. 35 Постановления Пленума ВС № 50, в котором отмечено: «проверяя содержание оспариваемого акта или его части, необходимо также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывают неоднозначное толкование, оспариваемый акт в такой редакции признается не действующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения. Вместе с тем, нормативный правовой акт не может быть признан недействующим, если суд придет к выводу, что по своему содержанию оспариваемый акт или его часть не допускают придаваемое им при правоприменении толкование. Этот вывод должен быть обоснован в решении суда. При этом в решении суда указывается на надлежащее толкование». Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае оспариваемый нормативный правовой акт может быть оставлен в силе с учетом надлежащего толкования проверяемой нормы права. Он привел толкование этой нормы, указав, что она ограничивает возможность учитывать основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности только заявленными в первоначальном возражении либо неразрывно и прямо связанными с ними, однако не позволяет самостоятельно выдвигать новые основания. Суд первой инстанции в данном случае допустил ошибку, заключил Президиум СИП.
Он разъяснил, что первая инстанция смешала вопрос о праве Роспатента квалифицировать по надлежащей норме права заявленное подателем возражения основание, на которое административный орган ссылался в своем отзыве в суде первой инстанции и которое не имеет отношения к содержанию п. 45 Правил, и право этого органа выдвигать новые основания, которое прямо охватывается содержанием спорной нормы права. Вопрос о возможности Роспатента квалифицировать основание возражения по надлежащей норме права решается с учетом других положений Правил № 644/261, в частности п. 5, 30 и 53. Аналогичный правовой подход сформулирован в постановлениях Президиума СИП от 18 февраля 2021 г. по делу № СИП-97/2020 и от 29 января 2024 г. по делу № СИП-266/2023.
Пункт 45 Правил касается именно не раскрытых в возражении оснований, применяемых как к случаю 1, так и к случаю 2. Изменить действительное содержание нормы о праве на выдвижение новых оснований на предусматривающее право квалифицировать выдвинутые основания, охватываемое иными нормами, путем толкования нормы невозможно, подчеркнул Президиум СИП.
При этом, добавил он, в части случая 2 такое регулирование не соответствует нормам ГК, на что обоснованно указано в кассационной жалобе. Именно поэтому в постановлениях от 18 июля 2022 г. по делу № СИП-3/2022 и от 21 ноября 2023 г. по делу № СИП-3/2023, в которых речь шла о п. 45 Правил в той же части, суд не дал надлежащее (ограничительное) толкование нормы, а, руководствуясь ст. 12 ГК и ст. 13 АПК, указал: п. 45 Правил в определенной части не подлежит применению судом как не соответствующий положениям ст. 1512, 1513 ГК, имеющим большую юридическую силу. «Вместе с тем констатированное судом в указанных делах несоответствие оспариваемой нормы положениям ГК не приводит к прекращению ее действия, поскольку оно выявлено не в рамках абстрактного нормоконтроля», − указано в постановлении.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что п. 45 Правил в этой части изначально не соответствовал положениям ст. 1398, 1512, 1513, 1535 ГК, поскольку с 6 сентября 2020 г., т.е. с даты вступления Правил в силу, в релевантные части указанных норм ГК и в спорную норму какие-либо изменения не вносились.
Таким образом, Президиум СИП отменил решение первой инстанции, признав п. 45 Правил № 644/261 в части слов в абз. 1 «основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо», т.е. в той части, в которой он наделяет членов коллегии правом выявлять при рассмотрении спора и учитывать при формировании выводов коллегии основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, недействующим и не соответствующим ст. 1398, 1512, 1513, 1535 ГК, имеющим большую юридическую силу.
Комментарий представителя общества
Патентный поверенный РФ, заместитель генерального директора ООО «ВАШ ПАТЕНТ», к.ю.н. Алексей Робинов отметил, что это первый случай в практике СИП по отмене нормативно-правового акта и первый случай отмены положений действующей редакции Правил, регулирующих процедуру разрешения споров в административном порядке Роспатентом и образованной при нем Палатой по патентным спорам.
«Хотя коллегия экспертов Роспатента не является судьями, но так же, как и суд, рассматривает доводы спорящих сторон, касающиеся законности регистрации патентов и средств индивидуализации и после выносит решение об их действительности. Вместе с тем оспариваемый п. 45 Правил № 644/261 в редакции от 30 апреля 2020 г. наделил их правом выдвигать при рассмотрении спора собственные основания для оспаривания патентов и средств индивидуализации, что фактически превращает их в сторону спора, подателя возражения, заинтересованного в аннулировании РИД. При этом нарушаются базовые, конституционные права остальных участников спора», − указал Алексей Робинов.
Он поделился: основной сложностью в данном деле было доказать суду, что оспариваемые положения Правил действительно предусматривают право экспертной коллегии Палаты по патентным спорам выдвигать новые основания. «Представитель Минэкономразвития уверял суд, что оспариваемый пункт Правил такого права не предоставляет, а представленная нашей стороной практика применения нормы − просто “ошибки”. Суд первой инстанции с этим согласился и отказал в удовлетворении иска, однако Президиум СИП отменил это решение и удовлетворил заявленные требования без направления дела на новое рассмотрение. При этом Президиум СИП верно отметил: “Никакие новые, не раскрытые в возражении основания Роспатент выявлять и оценивать не вправе”», − рассказал эксперт.
По мнению Алексея Робинова, отмена части п. 45 Правил будет способствовать большей объективности и беспристрастности со стороны Палаты по патентным спорам. Принятое постановление суда касается не только рассмотрения споров по патентам, но и товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара и будет имеет последствия для всех дел, которые Палата по патентным спорам будет рассматривать в будущем.
Эксперты «АГ» прокомментировали постановление Суда
Управляющий партнер АБ «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов охарактеризовал данное постановление как воплощение принципа nemo judex in propria causa (никто не судья в собственном деле). Он указал, что отмена п. 45 Правил в части, регулирующей деятельность Палаты по патентным спорам при Роспатенте, является знаковым событием для правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности. «Особая значимость заключается в том, что отмена нормативных правовых актов Роспатента происходит крайне редко, поскольку они обладают высокой степенью устойчивости», − пояснил он.
Адвокат заметил, что до отмены части п. 45 Правил Палата по патентным спорам могла выдвигать новые основания для оспаривания правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, даже если такие основания не были заявлены сторонами. «То есть Роспатент мог инициировать возражение и сам же его рассматривать. Это нарушало конституционные принципы беспристрастности и независимости, согласно которым административный орган не должен быть стороной в споре, который он же и рассматривает. На практике Палата могла добавить новые основания для аннулирования товарного знака или отказа в предоставлении правовой охраны, которые не фигурировали ни в решении экспертизы, ни в поданном возражении. Это создавало риск выхода административного органа за рамки своих полномочий, действуя на свое усмотрение. СИП признал такой подход недопустимым. Теперь Роспатент не может выдвигать новые основания на стадии рассмотрения дела и должен ограничиваться только теми доводами, которые предоставлены сторонами. А заявители, подающие заявки на патенты или оспаривающие правовую охрану, могут быть уверены, что их дела будут рассматриваться только на основе предоставленных материалов и доводов. Процесс становится не только справедливым, но и предсказуемым», − заключил Всеволод Сазонов.
Юрист практики интеллектуальной собственности МГКА «Делькредере» Павел Оськин обратил внимание, что Президиум СИП продемонстрировал приверженность своему многолетнему подходу, согласно которому Роспатент не может выходить за доводы возражения, а именно за те основания для оспаривания охраны объектов интеллектуальной собственности, которые были приведены их заявителем (подателем). То есть Роспатент не может по собственной инициативе выдвигать новые, не обозначенные в возражении основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности. «Такой подход основан на принципе правовой определенности, иначе Роспатент сам бы становился заявителем (подателем) возражения. Поэтому п. 45 Правил был обоснованно признан не соответствующим ст. 1398, 1512, 1513, 1535 ГК», − полагает он.
Павел Оськин отметил, что на практике Роспатент нередко выдвигал новые основания для аннулирования объектов интеллектуальной собственности, отсутствующие в материалах поданного возражения, что, как правило, в суде являлось одним из оснований для признания нормативно-правового акта этого административного органа несоответствующим закону. «Теперь для этого не придется доводить дело до суда, так как Роспатент в силу закона не сможет произвольно применять ст. 1483, 1350−1352 ГК, а также целый ряд других норм ГК для признания недействительным предоставления правовой охраны соответствующим ОИС, следуя тем самым правовым подходам, выработанным судебной практикой. У лиц, оспаривающих принятые Роспатентом решения в суде, появилось дополнительное основание для признания этих актов не соответствующими закону», − заключил эксперт.
