Двукратная компенсация не требует подтверждать наличие товара

Хочу поделиться успешным опытом доказывания правильности и целесообразности расчета компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при его использовании в сети «Интернет» без согласия правообладателя, исходя из предполагаемого двукратного дохода нарушителя (дело № A40-303158/2022).

16 мая 2024 г. Верховный Суд РФ после истребования дела Определением № 305-ЭС24-3028 отказал в его передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Тем самым ВС подтвердил справедливость позиции Суда по интеллектуальным правам, который в свою очередь закрепил позицию нижестоящих судов о том, что расчет компенсации за нарушение в интернете по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, исходя из двукратной стоимости предложения товара к продаже (предполагаемого дохода нарушителя), не требует подтверждения наличия товара, если нарушитель:

• обозначил предполагаемый доход от продажи товара;
• определил свой доход (цену товара) в формулировке «от…» (от конкретной цены).

Также суды подтвердили правильность позиции истца – ООО «Дженерал Оптикс», представителями которого выступали мы с коллегой – старшим юристом практики интеллектуальной собственности Van lawyers Кириллом Филипповым, об отсутствии ограничения правообладателя в способах, сроках фиксации и подтверждении фактической стоимости предложения товара к продаже (предполагаемого дохода нарушителя исключительного права на товарный знак). В частности, для взыскания компенсации, рассчитанной данным способом, достаточно наличия предполагаемого дохода¹ (информации о цене товара) нарушителя – физического наличия товара не требуется.

На практике это означает, что доказывание наличия предполагаемого дохода может выглядеть следующим образом: цена товара или его предложения к продаже в интернете может подтверждаться протоколом нотариального осмотра сайта нарушителя, где используется товарный знак правообладателя. Также важно, что длительность нарушения и факт злоупотребления правом со стороны нарушителя могут подтверждаться сведениями с сайта, на котором отсутствует товарный знак правообладателя, однако имеется товар, схожий до степени смешения с товаром правообладателя, и указана его стоимость. Презюмируется наличие одной единицы товара, если размещено предложение о продаже.

Аргументы в пользу невозможности взыскания компенсации при отсутствии доказательств наличия товара и необходимости применения позиции, изложенной в Определении от 5 декабря № 304-ЭС23-16844 по делу № А45-4790/2022, не помогли ответчику избежать ответственности за нарушение права на товарный знак истца. При этом важным контраргументом, подтверждающим, что в данном конкретном случае указанная позиция неприменима, был представленный суду стороной истца расчет компенсации, произведенный исходя из презумпции наличия единицы товара без учета возможных комплектаций.

В исковом заявлении ООО «Дженерал Оптикс» требовало признать нарушение его исключительного права на товарный знак «jProbe» и обязать ответчика прекратить данное нарушение, а также выплатить истцу компенсацию в размере свыше 3,5 млн руб., рассчитанную исходя из двукратной стоимости предложения к продаже товара, в наименовании и описании которого содержался указанный товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК).

Для обоснования возможности применения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК к рассматриваемому спору сторона истца предприняла следующие шаги:

• нарушение было зафиксировано в первом нотариальном протоколе, где указанный товарный знак содержался в наименовании товара (описании);
• была зафиксирована цена товара с формулировкой «от» во втором нотариальном протоколе (цена была добавлена после формального удаления товарного знака из наименования и описания товара, но с сохранением его предложения к продаже);
• была рассчитана и обоснована компенсация на основании цены товара, зафиксированной во втором нотариальном протоколе. При этом презюмировалось наличие товара в количестве 1 шт., в наименовании и описании которого содержался товарный знак истца, без учета возможных комплектаций товара.

Решением АС г. Москвы, оставленным без изменения Девятым ААС и СИП, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Суды последовательно сформулировали важнейшие для практики позиции.

В частности, апелляция и кассация пришли к единому выводу, что правообладатель не ограничен в способах и доказательствах подтверждения фактической стоимости предложения к продаже: «Следовательно, вопреки мнению ответчика, Постановление Пленума ВС РФ от 29.04.2019 № 10 для расчета компенсации не ограничивает правообладателя в способах, сроках фиксации и подтверждения фактической стоимости предложения к продаже (здесь и далее выделено мной. – А.В.) товара, если в отношении данных товаров (предложений об их продаже) использован товарный знак без согласия, как в настоящем деле».

Также суд апелляционной инстанции прямо указал, что наличие товара физически не требуется для расчета согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК: «Вопреки мнению ответчика, в настоящем деле не требуется расчета какого-либо обязательного количества экземпляров товаров. Истец рассчитал компенсацию из двукратной стоимости одной единицы товара каждой из двух моделей товаров, в отношении которых использован товарный знак истца, что соответствует сложившейся практике расчета компенсации исходя из стоимости одного экземпляра при предложении его продаже в сети “Интернет”».

Также апелляция уделила особое внимание недобросовестному поведению ответчика, которое выразилось в формальном удалении товарного знака истца с его сайта: «Суд установил факт злоупотребления правом с стороны ответчика и что именно данный факт был положен судом в основу решения. Злоупотребление правом выражается в продолжении осуществления предложений к продаже тех же самых товаров, в отношении которых был использован товарный знак истца, при редактировании им информации и формальном удаление товарного знака истца с сайта в период между нотариальными протоколами».

Постановлением СИП от 22 декабря 2023 г. № С01-2445/2023 рассмотрение спора по существу было завершено.

Не согласившись с выводами судов, ответчик попытался не только оспорить их в Верховном Суде, но и признать действия истца по защите его прав актом недобросовестной конкуренции (решение СИП-1133/2023), однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.

Данный спор, на мой взгляд, носит прецедентый характер и завершает дискуссию о расчете компенсации по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК наряду с позицией, изложенной в Определении ВС № 304-ЭС23-16844.

Однако дело ООО «Дженерал оптикс» (№ A40-303158/2022) и дело, которое легло в основу указанного определения (№ А45-4790/2022), имеют принципиальные различия:

• из Определения ВС № 304-ЭС23-16844 следует, что нарушителями исключительного права на общеизвестный товарный знак были маркетплейс и продавец-производитель, тогда как нарушителем прав во втором деле являлся продавец – конкурент истца, профессиональный участник рынка;
• из Определения № 304-ЭС23-16844 следует, что нижестоящие суды не исследовали механизм работы сайта нарушителя права на товарный знак. В рассматриваемом же деле суды всех инстанций подробно проанализировали механизм работы сайта нарушителя;
• в Определении № 304-ЭС23-16844 указано, что расчет компенсации происходил другим способом – исходя из разной «комплектации товаров» (вариантов одежды), т.е. из максимально возможного размера компенсации, в отличие от дела № A40-303158/2022, где расчет был произведен, исходя из минимальной цены товара, без учета комплектации;
• из Определения № 304-ЭС23-16844 следует отсутствие злоупотребления правом у ответчика, тогда как в рассматриваемом споре суды апелляционной и кассационной инстанций помимо нарушения права на товарный знак подчеркнули наличие в действиях ответчика злоупотребления правом, выразившегося в формальном прекращении нарушения с сохранением предложения товара, использованием его фото и характеристик. Суды положили в основу взыскания компенсации в размере двукратной стоимости товара именно злоупотребление правом со стороны ответчика.

Данное дело, на мой взгляд, важно для правоприменительной практики, поскольку направлено на:

• пресечение будущих нарушений прав на товарные знаки: в нем установлена взаимосвязь между злоупотреблением в форме формального прекращения нарушения (удаления товарного знака из описания, наименования товара) при сохранении предложения товара к продаже и взыскания компенсации в размере минимально предполагаемого дохода ответчика, равного двукратной цене такого предложения к продаже товара;
• справедливое распределение бремени доказывания в делах данной категории: обязывание ответчика представлять четкий контррасчет в качестве опровержения размера двукратной стоимости товара и снижения своей ответственности.

Замечу, что на момент рассмотрения дела № A40-303158/2022 по существу Определение № 304-ЭС23-16844 еще не было принято. Также добавлю, что схожее по обстоятельствам дело с участием ответчика (№ А40-17541/2023) СИП вернул на новое рассмотрение, так как по нему суд отказал во взыскании компенсации (также двукратной стоимости предложения к продаже товара). Основанием направления на новое рассмотрение является то, что не учтена именно правовая позиция по настоящему делу. В деле № А40-17541/2023 СИП подчеркнул правильность позиции нижестоящих судов и самого СИП по настоящему делу.

В заключение добавлю, что данный спор представляет интерес не только с позиции понимания расчета компенсации по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, но и для понимания сути нарушений прав на товарные знаки, прогнозирования последствий таких нарушений и эффективной защиты правообладателей от недобросовестных действий, в том числе со стороны конкурентов.