Исчерпывающий перечень материалов для признания общеизвестного товарного знака законом не установлен

Предоставление правовой охраны индивидуализирующему обозначению в качестве товарного знака с точки зрения защиты прав в условиях жесткой конкуренции давно не ново. Более того, таким индивидуализирующим инструментом, как товарный знак, пользуются представители не только крупного, но также среднего и малого бизнеса. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, комбинированные, объемные обозначения, а также цветовые, звуковые, позиционные, изменяющиеся, обонятельные и др. Согласно ст. 1477 ГК РФ это обозначения, которые служат для индивидуализации товаров/услуг.

Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, что требует обязательной госрегистрации. Товарный знак регистрируется в отношении определенного перечня товаров и (или) услуг в соответствии с международной классификацией (МКТУ), на который распространяется правовая охрана. Правообладателем товарного знака может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, а с 2013 г. – и физическое лицо, в том числе имеющее статус самозанятого. Наличие у товарного знака нескольких правообладателей не допускается, за исключением коллективного товарного знака. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет с возможностью продления на очередное десятилетие неограниченное количество раз на последнем году срока действия. Товарный знак регистрируется на основании заявления и по результатам проведения двух экспертиз, в том числе по результатам рассмотрения на соответствие требованиям законодательства. Перечень оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака приведен в ст. 1483 ГК, среди них – введение потребителей в заблуждение, наличие ранее зарегистрированных товарных знаков или поданных заявок на регистрацию обозначений, являющихся сходными до степени смешения/тождественными в отношении однородных товаров/услуг и т.д.

Для целей индивидуализации и успешной регистрации заявленное обозначение должно иметь в первую очередь различительную способность. При этом нужно учитывать «врожденную» и «приобретенную» различительную способность. Первая подразумевает возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака, которому не будет отказано по основаниям, приведенным в п. 1 ст. 1483 ГК.

Так, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление, для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующими товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, и представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом их свойством либо назначением. При этом согласно подп. 1.1 указанной статьи Кодекса данное основание для отказа не применяется в отношении обозначений, которые (в том числе) «приобрели различительную способность в результате их использования». Отсюда следует значение термина в качестве «приобретенной» различительной способности, которая должна быть подтверждена использованием обозначения до даты приоритета товарного знака.

Такой подход к установлению приобретенной различительной способности схож с подходом к установлению «общеизвестности» товарного знака. При этом необходимо различать понятия «использование» и «интенсивное использование». Если в результате интенсивного использования на определенную дату обозначение или товарный знак стали широко известны в РФ среди потребителей в отношении конкретных товаров, речь также может идти о признании указанного обозначения (товарного знака) как общеизвестного товарного знака. О схожести подходов по установлению приобретенной различительной способности обозначения в качестве будущего товарного знака упоминалось в том числе потому, что в качестве общеизвестного товарного знака могут быть также признаны обозначения, как товарные знаки не зарегистрированные. Более того, подтверждение приобретенной различительной способности, в том числе в результате длительного и широкого использования, не означает установление статуса общеизвестного товарного знака.

В соответствии со ст. 1508 ГК статус общеизвестного товарного знака может быть установлен по заявлению лица, считающего, что используемый им товарный знак либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если в результате интенсивного использования на указанную в заявлении дату они стали широко известны в России среди потребителей товаров заявителя.

Отсюда следует, что для признания товарного знака общеизвестным необходимо пройти соответствующую процедуру путем подачи заявления в Роспатент с материалами, подтверждающими, что на указанную дату данное обозначение или товарный знак уже стали широко известны среди определенного круга потребителей и в отношении определенного перечня товаров и/или услуг в результате интенсивного использования.

Данные подходы в правовом регулировании также согласуются с положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 6.bis) и Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (подп. (a)(i) п. 3 ст. 2).

В числе основных преимуществ статуса общеизвестного товарного знака – бессрочная правовая охрана, которая распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, если его использование другим лицом в отношении данных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы правообладателя (ст. 1508 ГК, ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)). Кроме того, признание товарного знака общеизвестным существенно повышает деловую репутацию правообладателя и является весомым вкладом в его портфель интеллектуальной собственности.

Особым преимуществом указанного статуса является расширение оснований для защиты в делах о нарушении прав на общеизвестный товарный знак. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 разъяснено, что нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, в то время как данный подход в делах о нарушении прав на товарный знак не применяется.

Таким образом, статус общеизвестного товарного знака расширяет объем правовой охраны в отношении срока действия, классов МКТУ, а также в вопросах судебной защиты по делам о нарушении права интеллектуальной собственности.

Для подготовки заявления о признании товарного знака общеизвестным необходимо руководствоваться Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком¹. В соответствии с Административным регламентом в заявлении необходимо указать данные заявителя, номер товарного знака/номер заявки на товарный знак/образец обозначения, дату с которой испрашивается признание общеизвестности, перечень товаров и/или услуг в соответствии с МКТУ, доводы в пользу заявления, а также приложить (по инициативе заявителя) документ, подтверждающий уплату пошлины, и материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения. Дата, с которой испрашивается признание общеизвестности, может не являться датой подачи заявления, а предшествовать ей. В таком случае заявитель должен будет подтвердить известность товарного знака в результате интенсивного использования как на испрашиваемую дату известности, так и на дату подачи заявления.

В качестве материалов, подтверждающих общеизвестность товарного знака или обозначения, заявитель вправе представить в Роспатент документы, содержащие сведения:

• об интенсивном использовании товарного знака или обозначения – в частности, на территории России. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака (обозначения); перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых использовался товарный знак (обозначение); объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и т.д.;
• о странах, в которых товарный знак или обозначение получили широкую известность;
• о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения;
• о стоимости товарного знака в соответствии с данными годовых финансовых отчетов;
• о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения;
• иные материалы.

Исчерпывающий перечень материалов, которые могут повлиять на успешность признания обозначения общеизвестным товарным знаком, отсутствует.

Максимальный срок предоставления Роспатентом госуслуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в РФ товарным знаком составляет 10 месяцев. По результатам рассмотрения заявления Судебная коллегия на заседании оглашает резолютивную часть заключения, полный текст которого подготавливается в течение месяца. Далее руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом принимается решение на основании заключения Коллегии или заявление направляется на повторное рассмотрение.

В случае вынесения решения об отказе заявителю в признании товарного знака общеизвестным оно может быть оспорено путем подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам РФ о признании нормативного акта Роспатента недействительным.

На сегодняшний день в России признано немногим больше 260 общеизвестных товарных знаков. Процедура признания товарного знака общеизвестным – сложный и длительный процесс, который все чаще проходит с участием СИП. Анализ судебной практики позволяет выявить наиболее частые доводы Роспатента, послужившие основанием для отказа в признании товарного знака общеизвестным, а именно:

• широкая известность заявителя, а не обозначения, испрашиваемого в качестве общеизвестного товарного знака;
• недостаточность материалов, подтверждающих широкую известность в результате интенсивного использования.

В первом случае примерами могут служить такие общеизвестные товарные знаки, как Gillette (по делу № СИП-328/2013) и Ford (№ СИП-552/2014) – более ранние, а также «РОЛЛТОН» (по делу № СИП-961/2019) – более поздний. Общеизвестными указанные товарные знаки были признаны в результате судебных разбирательств. Роспатент при вынесении решений об отказе в признании их общеизвестными ошибочно исходил из того, что заявитель должен доказать в первую очередь свою широкую известность, а не обозначения, в то время как определяющим фактором является доказательство общеизвестности обозначения для потребителей, а не лица, обратившегося с заявлением. В подтверждение доводов Роспатент ссылался на наличие подконтрольных компаний (в том числе дочерних), от которых исходили либо материалы, подтверждающие известность, либо заявление было подано от указанного лица и т.д. СИП разъяснил, что первостепенно необходимо установить известность обозначения и уже второстепенным фактором является известность заявителя и/или то, от какого аффилированного лица заявителя представлены материалы, в том числе на основании лицензионных и/или иных договоров об использовании обозначения.

Что касается доводов о недостаточности материалов, подтверждающих широкую известность обозначения/товарного знака в результате его интенсивного использования, особый интерес с точки зрения развития правоприменительной практики представляет решение СИП о признании обозначения «СИНЕРГИЯ» общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 г. в отношении образовательных услуг 41-го класса МКТУ (дело № СИП-203/2023).

В данном деле я выступала представителем университета, который более двух с половиной лет боролся за признание его обозначения в качестве общеизвестного товарного знака на территории России. Заявление о признании «СИНЕРГИЯ» общеизвестным товарным знаком было подано летом 2022 г. Роспатент в январе 2023 г. отказал в удовлетворении требований заявителя. С данным решением университет не согласился и оспорил его в судебном порядке.

В заседании Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента приводили следующие доводы в обоснование решения об отказе:

• образовательные услуги под обозначением «СИНЕРГИЯ» оказываются заявителем непродолжительное по сравнению с такими образовательными заведениями РФ, как, например, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (основан в 1755 г.), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (основан в 1830 г.) и т.д., время;
• результаты соцопросов не могут быть учтены и приняты во внимание, поскольку не могут отражать известность обозначения среднему потребителю указанных услуг и т.д.;
• материалы и документы о проведенных многочисленных форумах и образовательных мероприятиях, предоставленные заявителем, не могут являться доказательством приобретения заявленным обозначением признаков общеизвестного товарного знака.

Наша позиция, в свою очередь, сводилась к тому, что минимальные сроки использования товарного знака законом не регламентированы. Были также приведены примеры общеизвестных товарных знаков, которые на рынке использовались в течение гораздо более короткого срока, чем товарный знак заявителя, а также то, что результаты социологических опросов должны быть приняты во внимание наряду с материалами о проведении мероприятий, подтверждающих известность обозначения. Данные доводы нашли поддержку и в решениях судов, поскольку перечень материалов, как было указано, носит рекомендательный характер, и их необходимо учитывать в совокупности всех доказательств.

По итогам рассмотрения дела СИП решением от 20 июля 2023 г. отменил решение федерального органа исполнительной власти и обязал повторно рассмотреть заявление.

Впоследствии Роспатентом была подана кассационная жалоба, которую Президиум СИП не удовлетворил. Далее федеральный орган направил кассационную жалобу в Верховный Суд, которая также не была принята к рассмотрению Судебной коллегией по экономическим спорам ВС. В 2024 г. началось повторное рассмотрение заявления, и 20 ноября 2024 г. Роспатент огласил резолютивную часть решения, которым признал обозначение «СИНЕРГИЯ» общеизвестным товарным знаком в отношении образовательных услуг с 1 января 2020 г.

СИП также рекомендовал Роспатенту учитывать доказательства использования испрашиваемого обозначения не только в том виде, в каком он заявлен на общеизвестный товарный знак, но и в случаях его использования как в комбинированном обозначении, так и в составе других товарных знаков. Данное указание содержалось в решениях и по делам Gillette, Ford, и по делу «СИНЕРГИИ», поскольку на общеизвестность было заявлено именно словесное обозначение, не имеющее правовой охраны в качестве товарного знака.

В заключение добавлю, что признание общеизвестного товарного знака становится все более актуальным инструментом в приобретении широкой правовой охраны. При этом стоит учитывать, что получению статуса общеизвестного товарного знака, возможно, будут предшествовать многочисленные судебные разбирательства.