Верховный Суд опубликовал Определение № 304-ЭС25-1782 от 3 июля по делу № А45-25305/2023, в котором выяснил, является ли использование чужого товарного знака в адресной строке сайта использованием обозначения для индивидуализации товара.
Индивидуальный предприниматель Алина Жеребцова является правообладателем исключительного права на товарный знак TOPFENCE по свидетельству РФ № 632017. Исключительное право на данный товарный знак ранее принадлежало ООО «Сибстройсервис» и было отчуждено ИП по договору от 28 февраля 2018 г. Между сторонами в период с 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. действовал лицензионный договор об использовании товарного знака, который указанное общество использовало в том числе на своем сайте. После прекращения действия лицензионного договора Алина Жеребцова выявила факт незаконного использования товарного знака на страницах сайта общества.
Решением от 11 октября 2022 г. по делу № А45-23090/2022 АС Новосибирской области взыскал с общества в пользу предпринимателя компенсацию в размере 844 тыс. руб. за использование товарного знака TOPFENCE на сайте общества за период с 26 мая 2021 г. по 9 августа 2021 г. Судами было установлено, что на страницах сайта ответчиком использовался товарный знак истца для идентификации товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак № 632017.
Впоследствии Алина Жеребцова повторно обратилась в арбитражный суд с иском к «Сибстройсервису» о взыскании компенсации за использование товарного знака TOPFENCE на сайте общества за период с 10 августа 2021 г. по 11 апреля 2023 г. в размере 3,4 млн руб. Истец указала: общество продолжает использовать товарный знак, что подтверждается протоколом нотариального осмотра, скриншотами страниц сайта. Она пояснила, что фактическое использование обозначения TOPFENCE осуществлялось обществом в адресах трех страниц сайта, на которые могли попасть пользователи при вводе в поисковой системе обозначения TOPFENCE; на сайте ответчик предлагает к продаже товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
Суды трех инстанций удовлетворили иск, применив положения ГК РФ и разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; они исходили из доказанности факта нарушения обществом исключительного права Алины Жеребцовой на товарный знак.
Не согласившись с состоявшимися по делу судебными актами, общество «Сибстройсервис» подало кассационную жалобу в Верховный Суд, прося об их отмене. Рассмотрев дело, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что согласно подп. 5 п. 2, п. 3 ст. 1484 ГК никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, в частности путем размещения в интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, в отношении товаров по перечню регистрации товарного знака или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Следовательно, само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.
В определении разъясняется, что главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара или услуги и их коммерческого источника. Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара или услуги, в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества. ВС подчеркнул, что при определении использования товарного знака для цели индивидуализации следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение, указание собственных товарных знаков для индивидуализации наряду со спорным обозначением, умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.
В рассматриваемом случае, заметила Экономколлегия, суды признали, что наличие обозначения TOPFENCE в адресной строке страниц сайта ответчика, на котором осуществляется реализация товаров (услуг), однородных товарам (услугам) истца, выступает безусловным доказательством использования товарного знака. Вместе с тем данный вывод противоречит положениям действующего законодательства.
ВС обратил внимание, что ответчик в отзыве на иск, письменных пояснениях, апелляционной и кассационной жалобах ссылался на то, что при осуществлении своей деятельности для индивидуализации товаров или услуг использует зарегистрированный на его имя товарный знак FENSGAR по свидетельству РФ № 812370, поэтому его коммерческий интерес не связан с намерением воспользоваться отличительной функцией товарного знака № 632017. По мнению общества, данное обстоятельство подтверждается отсутствием в материалах дела доказательств использования охраняемого обозначения непосредственно на сайте, наполнение которого способно повлиять на перераспределение потребительского спроса в пользу ответчика. Суд указал, что обжалуемые судебные акты не содержат мотивированное отклонение приведенных доводов, что свидетельствует о неполном исследовании обстоятельств использования товарного знака именно для целей индивидуализации вопреки требованиям ст. 65, 71, 168 АПК РФ.
Судебная коллегия подчеркнула: суды не учли, что потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в интернете, ожидает получить адреса наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца. Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. В этой связи должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения. При этом аргумент общества о том, что за весь период вменяемого правонарушения по ссылке https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/ зафиксировано лишь два перехода, очевидно осуществленных истцом при контрольной проверке, остался без внимания и надлежащей оценки.
ВС также отметил, что в принятых по делу судебных актах не поименованы доказательства того, что переход пользователя на спорные страницы сайта способен вызвать смешение товаров (услуг) истца и ответчика. Напротив, суды отметили отсутствие в материалах, размещенных на сайте ответчика, сведений о предложении к продаже конкретных товаров, оказании услуг со сходным с товарным знаком обозначением.
Решающее значение для правильного разрешения спора, как указал Суд, имело исследование доводов ответчика о недоступности потребителям страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаемо ключевого слова TOPFENCE. При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в п. 2 ст. 1484 ГК.
Верховный Суд посчитал преждевременным и вывод судов, касающийся расчета размера компенсации и соразмерности взысканной компенсации допущенному правонарушению. Так, он напомнил, что определение размера компенсации в случае заявления правообладателем требования о ее выплате в двукратном размере стоимости права использования товарного знака осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
В определении разъясняется, что если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение; территория, на которой допускается использование; иные обстоятельства (Определение ВС РФ от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768).
Вопреки приведенному подходу к установлению меры ответственности мотивом отклонения возражений ответчика относительно расчета компенсации и чрезмерности испрашиваемой суммы стал вывод судов о том, что общество не оспорило расчет истца путем представления иных лицензионных договоров, заключения оценщика или сведений о цене санкционированного правообладателем права использования товарного знака. Между тем, пояснил Суд, сопоставление на предмет совпадения фактического способа использования обозначения ответчиком и способа, отраженного в представленном истцом лицензионном договоре, императивно и должно быть произведено вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика. Надлежащая оценка условий лицензионного договора от 16 марта 2018 г. применительно к обстоятельствам допущенного нарушения не дана, тогда как круг правомочий, предоставленный лицензиату по данному соглашению, явно шире одного способа использования товарного знака ответчиком при адресации на сайт, что опровергает вывод судов о соразмерности взысканной компенсации.
Судебная коллегия также обратила внимание, что ответчик в дополнении к отзыву на иск, поданном в суд первой инстанции, просил отказать в удовлетворении иска, мотивируя наличием в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом. В частности, ВС учел доводы общества о том, что при рассмотрении иска по делу № А45-23090/2022 предпринимателю было известно о существовании спорных адресных строк, однако требований по удалению указанного обозначения TOPFENCE заявлено не было. Лишь в 2023 г. по прошествии 20 месяцев с момента фиксации в 2021 г. применяемого ответчиком способа адресации истец предъявил данный иск о взыскании компенсации также без заявления требования о прекращении незаконного использования товарного знака.
ВС подчеркнул, что суды не дали надлежащей оценки доводам, заявленным обществом в ходе рассмотрения дела по существу, и не вынесли на обсуждение сторон вопрос о том, что обращение с настоящим иском может являться формой злоупотребления правом с учетом конкретных обстоятельств приобретения истцом исключительного права на товарный знак. Он отменил обжалуемые судебные акты, а дело – направил на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя определение ВС, патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина отметила, что оно затрагивает очень важный и интересный вопрос, который действительно, судя по судебному акту, не был тщательно исследован судами предыдущих инстанций: вопрос об использовании чужого товарного знака в информационных целях.
«В данном случае чужой товарный знак не использовался в адресных строках сайта именно в качестве ссылки на конкретный товар. Например, если бы речь шла о ссылке https://fensgar. ru/catalog/topfence и по этой ссылке предлагался бы к продаже товар fensgar, можно было бы, вероятно, говорить о нарушении подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК (размещение товарного знака в интернете при способах адресации, отличных от использования в доменном имени). Но ссылки иные: со стороны кажется, что они являются названиями каких-то новостных материалов на сайте, и, возможно, эти новостные материалы соответствуют действительности, поскольку компания в определенный период времени, судя по информации из судебного акта, законно использовала товарный знак Topfence, о чем и сообщала своим пользователям», – прокомментировала эксперт.
Ирина Озолина подчеркнула, что такое использование не является использованием обозначения для индивидуализации своего товара и является разрешенным использованием товарного знака в информационных целях, о чем указано в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утв. Постановлением Президиума СИП от 24 октября 2022 г. № СП-21/24. «Определение ВС – не окончательный судебный акт по этому делу, им дело возвращено на новое рассмотрение, поэтому, действительно, какие-то окончательные выводы делать рано. Но вопрос, поднятый ВС, действительно требует внимания», – считает она.
Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева отметила, что данная проблема является актуальной, поскольку многие правообладатели стараются запрещать использование их товарных знаков в адресной строке «нарушителя». «Вместе с тем многие забывают, что не любое использование словесных обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, представляет собой нарушение. Так, обозначение должно использоваться для индивидуализации, т.е. позволять потенциальному покупателю отличить товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя. В этой связи на первый взгляд словесное обозначение, указанное в адресной строке, не может индивидуализировать товары, которые продаются на сайте. Как правильно указал ВС, должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения», – пояснила она.
Кристина Тимофеева обратила внимание, что адресная строка, как правило, влияет на SEO-продвижение, т.е. на продвижение страниц сайта в первые позиции поисковой выдачи. В частности, если добавить ключевые слова в адресную строку, то поисковая система будет «знать», какой тип контента предоставляется на данной странице, и учтет это при индексировании. Кроме того, эксперт отметила, что существует такой термин, как friendly URL, который обозначает адрес, удобный для прочтения пользователем: «Например, если адресная строка будет понятной к прочтению и содержать словесный товарный знак, то пользователь может перейти по такой ссылке, ожидая получить товар, в отношении которого такой товарный знак используется, но если на сайте товара не окажется, то смешение, а равно нарушение, не происходит. Вместе с тем все перечисленные обстоятельства подлежат доказыванию со стороны истца и не могут быть презюмированы».
Кристина Тимофеева полагает: следует согласиться с выводами Верховного Суда, что в данном конкретном случае не было доказано использование товарного знака, так как параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. Также, по ее мнению, совершенно обоснованно отметил ВС, что истцом не доказано наличие смешения, так как на спорных страницах отсутствуют сведения о предложении к продаже конкретных товаров или услуг.
