Верховный Суд опубликовал Определение № 305-ЭС25-4071 от 14 августа по делу № А40-4841/2024, в котором, в частности, разъяснил, как исчислять срок исковой давности в деле о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.
В июле 2019 г. ООО «Компания Эдустронг» (правообладатель) и ООО «Строникум» (приобретатель) заключили договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по пяти конкретным свидетельствам, зарегистрированный в Роспатенте в декабре того же года. Решением от 23 декабря 2022 г. по делу № А40-249145/2020 суд признал договор недействительным и обязал «Строникум» возвратить «Эдустронгу» исключительные права на товарные знаки.
Далее общество «Эдустронг» обратилось в суд с иском к ООО «Строникум» о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в 368,2 млн руб. за период с 17 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 г., исходя из минимального расчета объема выручки продукции с размещенными товарными знаками за указанный период, которая составляет 184,1 млн руб. без учета НДС. В обоснование требований истец указал, что ответчик, сославшись на объем выручки продукции с использованием товарных знаков в 2019–2020 гг., не отрицает факт нарушения исключительных прав правообладателя указанных средств индивидуализации.
Суд взыскал в пользу истца компенсацию в размере свыше 184,1 млн руб., отказав в остальной части иска. При этом он сослался на доказанность вменяемого ответчику нарушения и указал, что при подаче иска срок исковой давности был соблюден. Решение устояло в апелляции и кассации.
Изучив кассационную жалобу общества «Строникум», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отметила, что исчисление срока исковой давности по заявленному требованию может зависеть от даты вступления в законную силу решения суда от 23 декабря 2022 г. по делу № А40-249145/2020, оставленного без изменения постановлением апелляционного суда от 16 мая 2023 г., лишь при условии, что вынесение соответствующих судебных актов обусловило осведомленность истца о незаконном использовании товарных знаков ответчиком. При этом именно сторона, заявившая о применении исковой давности, несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении такого срока.
ВС счел заслуживающими внимания доводы заявителя жалобы о том, что ООО «Эдустронг» могло достоверно узнать о наличии оснований для предъявления иска о взыскании компенсации по делу № А40-4841/2024 до 16 мая 2023 г. Обращаясь с заявлением о признании недействительным договора и ссылаясь впоследствии на необходимость привлечения ответчика к ответственности в виде выплаты компенсации за использование товарных знаков, «Эдустронг» действовал в защиту одного и того же интереса – исключительных прав на средства индивидуализации, а потому, получив сведения о наличии пороков договора, правообладатель с этого же дня должен был осознать факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки.
Подаче в суд 16 декабря 2020 г. иска в рамках дела № А40-249145/2020 предшествовала его подготовка по мотивам несогласия с регистрацией перехода исключительного права на товарные знаки. Запись о том, что общество «Эдустронг» утратило статус правообладателя принадлежащих ему средств индивидуализации на основе договора с ООО «Строникум», опубликована 17 декабря 2019 г. в открытых интернет-реестрах Роспатента, находящихся в общем доступе. С этого же дня истец мог считаться получившим сведения как о нарушении своего права, так и о данных ответчика.
Нижестоящие суды, пояснил ВС, не установили обстоятельств, препятствующих ознакомлению истца 17 декабря 2019 г. с выбытием ранее учтенных на балансе нематериальных активов. Они также не исследовали доводы ответчика о том, что такая осведомленность не могла наступить позже сдачи 16 марта 2020 г. бухгалтерской отчетности за 2019 г., из которой следовало отсутствие у истца исключительных прав на товарные знаки. Факт инициирования истцом судебного процесса о восстановлении нарушенного права указывает на то, что он значительно раньше владел информацией о посягательствах ответчика и принимал меры по их устранению.
Без полной и всесторонней оценки доводов ответчика применительно к тому, что истец и ранее в ходе судебного заседания по делу № А40-249145/2020 приводил конкретные мотивы недействительности договора, называл негативные последствия, вызванные отчуждением исключительных прав на товарные знаки, ввиду их возможного использования ответчиком, констатация факта предъявления обществом «Эдустронг» иска в пределах срока исковой давности преждевременна, отмечается в определении. Законодательство не закрепляет того, что обоснованность позиции стороны спора (в том числе относительно момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении охраняемого законом интереса) следует подтвердить доказательствами определенной формы.
Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу о неверном определении момента течения срока исковой давности исходя из даты принятия постановления апелляции от 16 мая 2023 г. по делу № А40-249145/2020 без учета раскрытых перед судом сведений о выявлении ООО «Эдустронг» 2 марта 2021 г. в ходе контрольной закупки продажи ответчиком контрафактных изделий и установлении 29 июня 2021 г. периода и предполагаемых минимальных объемов распространения последним продукции, содержащей товарные знаки, а также других доводов ООО «Строникум» об исчислении срока исковой давности. «Моменты получения истцом информации об определенных действиях ответчика (в частности, о заключении недействительного договора) и о нарушении этими действиями прав истца могут не совпадать. При таком несовпадении исковая давность исчисляется со дня, когда истцу стало известно о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя. Само по себе приобретение исключительных прав на товарные знаки без реального их использования ответчиком в целях индивидуализации товаров и услуг при осуществлении собственной хозяйственной деятельности не создает предпосылок для взыскания компенсации», – подчеркивается в определении.
Также указано, что при той степени добросовестности и осмотрительности, какая требуется от любого участника гражданского оборота, истцу, узнавшему о нарушении исключительного права, стоило проанализировать эффект присутствия на товарном рынке недобросовестного участника и его влияние на перераспределение спроса, снижение доходов правообладателя. Кроме того, не обоснован довод истца о том, что до получения сведений о точном размере компенсации отсчет срока исковой давности не производится.
Нижестоящие суды безосновательно сочли, что последовательность споров (об оспаривании договора и о взыскании компенсации) влияет на начало течения срока исковой давности, пояснил Верховный Суд. Если для удовлетворения иска по второму делу необходимо решение по первому делу, рассмотрение первого спора не приостанавливает давность по второму, поскольку истец может подать иск о взыскании компенсации и заявить ходатайство о его приостановлении до рассмотрения заявления о недействительности договора. Судами не выявлено иных обстоятельств, свидетельствующих о лишении ООО «Эдустронг» возможности прибегнуть к предусмотренному законом компенсаторному механизму защиты до завершения производства по делу № А40-249145/2020. Также ВС указал на ошибочность вывода судов о том, что истец не мог считаться лицом, права которого нарушены, до вступления в силу судебного акта о признании договора недействительным. Дело в том, что после оспаривания сделки и признания ее недействительной с момента совершения считается, что истец не утрачивал статус правообладателя, разъяснено в определении.
ВС также напомнил, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу нужно принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Как следует из обжалуемых судебных актов, принятие расчета истца в качестве достоверного и достаточного доказательства должным образом не мотивировано. Имеется противоречие при упоминании в качестве выручки от реализации контрафактных изделий 137,6 млн руб. согласно выписке из бухгалтерского учета от 26 марта 2020 г. и 184,1 млн руб., документарное обоснование которых давал истец в отрыве от этой выписки. Расчет общества «Эдустронг» основан на том, что общество «Строникум» признало требования в части 91,8 млн руб. и неправомерно не включило в стоимость продукции, маркированной товарными знаками, 92,2 млн руб. Однако суды не проверили, что на приведенные суммы приходится именно доход от продажи продукции, индивидуализируемой товарными знаками.
В рамках этого дела стороны занимали взаимоисключающие позиции; соглашение по обстоятельствам, не требующим дальнейшего доказывания, не достигнуто. В связи с этим судам надлежало отразить в решении результат оценки доказательств, на которые ссылались стороны, чего сделано не было. Нижестоящие суды отдали преимущество одним доказательствам перед другими без анализа того, какие первичные документы или иные документально подтвержденные сведения формируют расчет истца и контррасчет ответчика.
«Отсутствие выводов в отношении мотивов принятия либо отклонения доводов сторон спора не позволяет установить, каким образом произведен расчет стоимости контрафактной продукции, и, как следствие, согласиться с вмененным размером компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки», – резюмировал Верховный Суд, отменяя решения нижестоящих судов и возвращая дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина считает данный спор сложным и многослойным, особенно с учетом фактических обстоятельств, о которых можно узнать из судебных актов как по делу, так и по спору о признании договора недействительным (дело № А40-4841/2024). «В связи с этим сложно прокомментировать только правовую составляющую. Во-первых, размер компенсации, присужденной по данному делу, значительный – в судебной практике о взыскании компенсаций за нарушение прав на товарный знак суммы взыскания свыше 50 млн руб. привлекают внимание профессионального сообщества, и судебные акты первой и апелляционной инстанций зачастую внимательно исследуются судами кассационных инстанций и направляются на новое рассмотрение», – отметила она. При этом, по мнению эксперта, выводы Экономколлегии ВС об определении срока начала течения исковой давности по данному спору представляются спорными.
Ирина Озолина пояснила, что суды (в том числе Верховный Суд) обычно исходили из того, что течение исковой давности начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать обо всех фактических обстоятельствах, которые образуют состав правонарушения: в том числе, например, о том, кто является надлежащим ответчиком, или – если речь идет о недобросовестной конкуренции – когда истец смог подтвердить наличие конкурентных отношений, и пр. «В этой ситуации одно из фактических обстоятельств – кто является правообладателем знака – было предметом спора, поэтому полагаю, что вся совокупность этих обстоятельств стала известна истцу в тот момент, когда договор был признан недействительным и соответствующее судебное решение вступило в силу. Ни в коей мере не вставая на сторону ни одного из участников спора, отмечу, если подход ВС, изложенный в определении по этому делу, станет устойчивой практикой, это может существенно осложнить защиту прав и законных интересов истцов по иным спорам, в том числе связанным с защитой интеллектуальных прав», – резюмировала она.
Старший партнер АБ г. Москвы «СКР» Александр Рубин считает верным и обоснованным вывод ВС о нарушении судами нижестоящих инстанций норм материального и процессуального права в связи с в недостаточным исследованием доказательств, представленных сторонами. «Верховный Суд обоснованно указал на неправильное исчисление судами нижестоящих инстанций сроков исковой давности для обращения истца за правовой защитой, а также на отсутствие должного исследования доводов относительно запрашиваемой истцом суммы компенсации за использование товарных знаков. В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске. Эта норма специально введена законодателем с целью процессуальной экономии, поскольку лицо не может безгранично во времени обращаться за защитой нарушенных прав», – напомнил он.
Вместе с тем, добавил эксперт, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения, – т.е. суд не вправе применять давность по своей инициативе, а также ставить на обсуждение вопрос о применении исковой давности в отсутствие соответствующего заявления. «Следовательно, правильное исчисление сроков исковой давности – первое, на что нужно обращать внимание при оказании правовой помощи в судебных процессах», – подчеркнул Александр Рубин.
