Верховный Суд опубликовал Определение № 305-ЭС26-1899 по делу № А40-218859/2024, в котором он указал, что следует учитывать при рассмотрении дел о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак, когда правообладатель зарегистрирован в недружественном государстве.
Компания «Вайсс Хеми + Техник ГмбХ энд Ко, КГ» из Германии является правообладателем товарного знака COSMO по международной регистрации № 1298164. 8 апреля 2024 г. она заключила лицензионный договор с ООО «Стройсистема», в соответствии с п. 1.2 которого лицензиар предоставил лицензиату за уплачиваемое им вознаграждение исключительную лицензию на использование товарного знака COSMO на срок действия исключительного права на него. В п. 8.1, 8.3 лицензионного договора стороны согласовали, что лицензиар уступает, а лицензиат принимает право требования, которое возникнет у лицензиара в будущем в отношении ряда лиц, в том числе ИП Егише Ерицяна. Уступаемое требование состояло в истребовании у предпринимателя компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и судебных расходов.
Предъявляя 6 сентября 2024 г. иск о взыскании почти 3 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по международной регистрации, «Стройсистема» сослалась на то, что Егише Ерицян на маркетплейсе Ozon реализует товар, маркированный обозначением COSMA, сходным до степени смешения с товарным знаком COSMO, в отсутствие согласия правообладателя.
Так как общество уступило по договору цессии требование предпринимателю Ольге Тристан, суд первой инстанции произвел замену истца. Далее он удовлетворил иск частично, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права компании на товарный знак.
Суд апелляционной инстанции, применив положения ГК РФ и Указа Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями», отменил решение первой инстанции и отказал в иске. При этом он указал, что требования связаны с защитой исключительного права иностранного правообладателя на товарный знак и исполнением обществом взятого на себя обязательства по перечислению денежных средств в качестве оплаты уступки прав требования, а также вознаграждения по лицензионному договору компании, связанной с государством, которое совершает в отношении России недружественные действия; при исполнении данных обязательств не соблюдается установленный законом порядок, схема правоотношений сторон подпадает под категорию «обход закона».
Поскольку Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами апелляции, Ольга Тристан обратилась в Верховный Суд РФ. Рассмотрев дело, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации принят Указ № 322.
ВС отметил, что положения Указа № 322 регулируют временный порядок исполнения российскими должниками денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателям, названным в п. 1 Указа, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначенный для проведения расчетов по обязательствам. В соответствии с подп. «а» п. 1 Указа № 322 установлен временный порядок исполнения денежных обязательств, связанных с использованием должниками результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
Положения Указа № 322, напомнил Верховный Суд, распространяются на все правоотношения, предусматривающие исполнение денежных обязательств, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в п. 1 Указа (за исключением случаев, предусмотренных в его п. 17), вне зависимости от сроков возникновения обязательств, сроков необходимости выплаты, природы обязательства или вида договора.
Как заметила Экономколлегия, требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права компании на товарный знак заявлено к российскому предпринимателю Егише Ерицяну. Местом регистрации компании является иностранное государство – Федеративная Республика Германия, которая отнесена к государствам, осуществляющим в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия в соответствии с Перечнем иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р. Из указанных обстоятельств следует, что взыскание компенсации в отношении компании должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным Указом № 322.
Однако, напомнил ВС, также предусматриваются исключения действия установленного специального порядка исполнения в отношении правообладателей, перечисленных в подп. «а» п. 1 Указа № 322, – в силу подп. «в» п. 17 Указа его положения не применяются к таким правообладателям, надлежащим образом исполняющим свои обязанности по договорам, заключенным с должниками. Если правообладатель подпадает под исключение, то осуществлять расчеты через специальные счета типа «О» не требуется.
В подтверждение наличия возможности применения исключения, предусмотренного подп. «в» п. 17 Указа № 322, как разъяснил Суд, иностранным правообладателем могут быть представлены документы, свидетельствующие о продолжении деятельности на территории Российской Федерации, в том числе сведения о наличии действующих договоров, предусматривающих использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на территории России, и их исполнении, о ввозе и реализации на территории Российской Федерации оригинальной продукции с согласия правообладателя.
В данном случае из материалов дела усматривается, что в отзыве на иск ответчик заявлял довод о необходимости применения положений Указа № 322, поскольку правообладатель находится под юрисдикцией недружественного государства. В письменных пояснениях, возражая против доводов ответчика, истец указывал на то, что компания продолжает поставки своей продукции на товарный рынок Российской Федерации; таможенными декларациями, универсальными передаточными документами, перечнем торговых площадок и справками подтверждается ввоз в период с 1 января 2022 г. по 1 апреля 2024 г. более 10 млн единиц различной оригинальной клеевой продукции, для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак, реализуемой на всей территории Российской Федерации. Между тем доводы ответчика о необходимости применения Указа № 322, а также доводы истца об отнесении компании к исключениям на основании подп. «в» п. 17 данного Указа суд первой инстанции не рассмотрел.
Суд апелляционной инстанции, как указал ВС, отказывая в иске, исходил из того, что компания находится под юрисдикцией недружественного государства. Согласно п. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. Однако апелляция, ограничившись лишь указанием на то, что компания связана с государством, которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия, не исследовала представленные истцом доказательства, не дала содержательной оценки доводам о добросовестности компании и надлежащем исполнении ею своих обязанностей, не проверила, подпадает ли компания под исключение, предусмотренное подп. «в» п. 17 Указа № 322, а также не обосновала вывод о совершении сторонами сделок в «обход закона».
В кассационной жалобе в СИП истец также приводил доводы о том, что компания является добросовестной иностранной организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства, никогда не совершала недружественных действий в отношении России, не заявила об уходе с рынка, а, напротив, продолжает поставлять свою оригинальную продукцию российским потребителям через официального представителя ООО «Стройсистема», а также надлежащим образом исполняет свои договорные обязательства.
СИП, как отметил ВС, проверив доводы жалобы истца, указал, что апелляционный суд на основании оценки представленных в материалы дела доказательств счел не подтвержденным соответствие компании требованиям подп. «в» п. 17 Указа № 322. Вопреки выводам кассационной инстанции, приведенные выше обстоятельства апелляционный суд не исследовал, представленные истцом доказательства не оценил, в постановлении суда отсутствуют какие-либо суждения о возможности или невозможности применения в отношении компании исключения, предусмотренного подп. «в» п. 17 Указа № 322.
В Постановлении от 24 марта 2023 г. № 10-П Конституционный Суд отметил, что суды при рассмотрении дел обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы, с тем чтобы право на судебную защиту не оказалось ущемленным. Частью 3 ст. 8 АПК, как разъяснил Верховный Суд, предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.
Таким образом, ВС отменил решения апелляции и кассации и направил дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В комментарии «АГ» управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов заметил, что в последний год ВС уже в четвертый раз рассматривает такого рода дело, когда содержание Указа № 322 раскрывается лишь фрагментарно в рамках судебного правоприменения, без учета той его части, которая посвящена исключениям для определенной категории правообладателей, инкорпорированных в недружественных правопорядках. Он с сожалением указал, что по каким-то причинам такие ошибки сохраняются до сих пор даже на уровне кассационной инстанции.
При этом, заметил Роман Лукьянов, существующая судебная практика применения Указа № 322 пока не отвечает на ряд важных вопросов, которые весьма значительно влияют на предсказуемость судебного акта: каким должен быть минимальный стандарт доказывания добросовестности, как он должен подтверждаться теми правообладателями, которые не работают с материальным товаром, но лицензируют исключительно цифровой контент, как должен учитываться характер непрямого присутствия правообладателя в стране, каким образом должно применяться на практике положение, содержащееся в п. 12 письма Министерства экономического развития РФ от 19 июля 2022 г. № 26614-КМ/Д01и к Указу № 322.
Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов TRUST & LAW Майя Шевцова заметила, что Верховный Суд не сформулировал новую льготу для иностранных правообладателей, а фактически скорректировал сложившуюся практику ее применения. Так, если ранее суды зачастую ограничивались формальной оценкой страны регистрации правообладателя и самой конструкции сделки, то теперь ВС требует исследовать реальные обстоятельства его деятельности, добросовестность и наличие оснований для применения исключений, предусмотренных п. 17 Указа № 322.
«Если СИП в подобных спорах зачастую концентрировался на том, не является ли уступка способом обхода Указа № 322, то Верховный Суд сместил акцент на другой вопрос – подпадает ли сам иностранный правообладатель под исключение, предусмотренное подп. “в” п. 17 Указа № 322. Для этого необходимо исследовать его фактическую деятельность в России, исполнение договоров и добросовестность поведения, а не ограничиваться ссылкой на страну регистрации. Это и есть главная новелла определения: ВС не отменил подход СИП полностью, а поднял стандарт доказывания. Теперь суду недостаточно констатировать возможный обход закона – необходимо мотивированно проверить, применимы ли к конкретному правообладателю исключения из Указа № 322, и дать оценку всем представленным доказательствам», – заключила Майя Шевцова.
Как посчитал старший юрист правового отдела Патентно-правовой фирмы «ЮС» Александр Слепенков, Верховный Суд закрепил важную позицию: иностранной компании не может быть отказано в защите права на товарный знак только на том основании, что местом регистрации такой компании является недружественная России страна. Указом № 322 установлено специальное исключение для компаний из недружественных стран: если такие компании продолжают вести в России добросовестную деятельность, то ограничения, связанные с выплатой компенсаций за нарушенные интеллектуальные права, на них не распространяются. «Такое специальное исключение распространяется в том числе на те случаи, когда добросовестно действующая в России компания из недружественной страны уступает право требования российской организации, – такие действия не могут подпадать под категорию “обход закона”», – заметил он.
По мнению Александра Слепенкова, Верховный Суд правомерно указал на обязанность судов при рассмотрении споров о нарушении интеллектуальных прав исследовать по существу обстоятельства, связанные с ведением компанией из недружественной страны деятельности на территории России, а не подходить к данному вопросу формально. «Такая позиция представляется правильной и соответствует единообразной судебной практике. Так, при рассмотрении дела № А41-32790/2025 Девятый ААС на основании исследования по существу представленных доказательств установил, что японская компания “Макита Корпорейшн” добросовестно ведет свою деятельность на территории России, в связи с чем ограничения, установленные Указом № 322, на нее не распространяются», – заключил эксперт.
