Регистрация товарного знака, несомненно, является важным шагом защиты бренда от копирования. Однако важно не только зарегистрировать знак, но и в дальнейшем осуществлять регулярный аудит портфеля интеллектуальной собственности – регистрация обозначения не гарантирует бессрочность его правовой охраны.
Законодатель исходит из того, что исключительное право должно обслуживать реальный экономический оборот, а не существовать формально. Одним из ключевых механизмов поддержания баланса интересов участников рынка выступает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
В соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех или части товаров, если знак непрерывно не использовался в течение трех лет. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны рассматривается Судом по интеллектуальным правам в порядке искового производства. Данный механизм направлен на предотвращение «захвата» и «удерживания» обозначений без их реального использования по назначению – т.е. для индивидуализации товаров и/или услуг. Таким образом, правообладатель товарного знака приобретает не только права, связанные с госрегистрацией обозначения, но и обязанность его фактически использовать, последствием неисполнения которой может быть прекращение правовой охраны товарного знака.
Принципиальное значение в данной категории споров имеет распределение бремени доказывания: именно на правообладателя возлагается обязанность доказать использование спорного обозначения. В случаях когда правообладатель игнорирует судебный процесс, не представляя доказательств, при выполнении истцом бремени доказывания (наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны) иск, как правило, удовлетворяется.
При этом для целей применения ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование обозначения, а лишь действия, непосредственно связанные с введением товара в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 Кодекса; п. 38 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом ВС 23 сентября 2015 г.)). Правообладатель обязан доказать фактическое, а не мнимое использование товарного знака в отношении каждого товара, по которому заявлены требования (п. 166 Постановления Пленума ВС № 10 от 23 апреля 2019 г.).
К числу доказательств, которые традиционно представляются правообладателями, относятся:
- договоры поставки и купли-продажи товаров;
- товарные накладные, счета-фактуры;
- акты выполненных работ/оказанных услуг;
- рекламные материалы;
- сведения о размещении обозначения на упаковке, этикетках, в интернете;
- документы, подтверждающие объемы производства и реализации товаров;
- доказательства участия в выставках и ярмарках;
- скриншоты сайтов и карточек товаров на маркетплейсах.
На практике нередко встречаются ситуации, когда правообладатель, осознавая риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, предпринимает минимальные действия, направленные на формальное создание видимости его использования. Такие действия могут выражаться, например, в:
- выпуске крайне незначительного объема продукции;
- разовой реализации товара аффилированному лицу;
- создании рекламных материалов без подтверждения реального оборота товара;
- размещении обозначения на сайте в отсутствие фактических продаж.
Подобное поведение получило в практике наименование «символического» или «мнимого» использования. Однако судебная практика исходит из того, что использование товарного знака должно быть реальным, экономически обоснованным и направленным на реализацию товаров или оказание услуг. Действия, совершенные исключительно с целью сохранения правовой охраны ТЗ, без намерения осуществлять полноценную хозяйственную деятельность, не отвечают целям института товарного знака.
Если представленные доказательства свидетельствуют о разовом, искусственно созданном обороте, несопоставимом с нормальной предпринимательской деятельностью, суд может прийти к выводу об отсутствии использования ТЗ по смыслу ст. 1486 ГК.
Показательными являются подходы, сформулированные в судебной практике Суда по интеллектуальным правам. Так, в Постановлении Президиума СИП от 10 августа 2022 г. по делу № СИП-1119/2021 указано на необходимость установления совокупности обстоятельств, подтверждающих реальное введение товара в гражданский оборот, включая объемы реализации, характер продукции и ее стоимость. Низкий уровень товарооборота дорогостоящей, эксклюзивной продукции может быть признан достаточным в контексте иных доказательств, тогда как аналогичные показатели по массовым и доступным товарам сами по себе не свидетельствуют о реальном использовании.
Данный подход получил развитие в Постановлении Президиума СИП от 18 июля 2024 г. № С01-1105/2024 по делу № СИП-1027/2023, где Суд признал преждевременным вывод о доказанности использования товарного знака при реализации незначительного количества недорогих товаров (125 единиц шоколада по цене порядка 36 руб. за штуку), указав на признаки мнимого использования. Аналогичные выводы содержатся в Решении СИП от 24 марта 2023 г. по делу № СИП-905/2022: продажа трех единиц насоса одному покупателю, а также ограниченных партий недорогих пластиковых инструментов одному контрагенту признана недостаточной для подтверждения фактического (не символического) использования товарного знака.
Таким образом, в качестве критериев реальности использования ТЗ могут учитываться, в частности, следующие обстоятельства: объем и регулярность поставок продукции под спорным обозначением; характер товара (премиальный, эксклюзивный либо массовый, ориентированный на широкий круг потребителей); ценовой сегмент и экономическая доступность продукции; география реализации (локальный эпизодический оборот либо устойчивое присутствие на рынке); круг контрагентов, включая отсутствие либо наличие аффилированности между сторонами сделок; соответствие масштабов оборота обычной хозяйственной практике.
Резюмируя, добавлю, что судебная практика последовательно демонстрирует: символическое использование товарного знака, не имеющее под собой реальной экономической деятельности, не отвечает целям правовой охраны и не способно защитить правообладателя. В условиях усиливающейся конкуренции и увеличения количества зарегистрированных товарных знаков реальность и добросовестность использования ТЗ становятся ключевыми факторами сохранения исключительного права.
