Бренд с правовой защитой

Какие ошибки допускают при создании бренда?

Адвокат Татьяна Галимарданова:

«Сначала выйду на рынок и займу нишу, а потом зарегистрирую обозначение», – думает бизнесмен. Однако поздняя регистрация товарного знака (знака обслуживания) – ошибка, которая может обойтись потерей бренда, долгими судебными разбирательствами и большими расходами.

Пример. В 2016 году семейная пара организовала производство и продажу одежды под обозначением «Север». Со временем бренд стал узнаваемым.

В 2022 году они получили иск от бизнесмена, которому принадлежал зарегистрированный товарный знак «Север», сходный с их обозначением. Он заявил, что нарушено его исключительное право, и потребовал компенсацию.

Между предпринимателями возник спор – у кого право на обозначение появилось раньше. Судебное разбирательство длится до сих пор (дело № А42-8930/2022).

А ведь так легко было этого избежать, если бы предприимчивые супруги проверили и зарегистрировали обозначение. Даже когда товарный знак уже занят, можно либо попробовать получить право на его использование, либо попросить суд признать недействительным предоставление правовой охраны или досрочно прекратить ее вследствие неиспользования обозначения (ст. 1229, 1486, 1512 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)).

Что дает регистрация товарного знака?

Адвокат Татьяна Галимарданова:

Регистрация товарного знака нужна для формирования, укрепления и защиты бренда.

• Защита от подделок конкурентов. За незаконное использование товарного знака предусмотрена ответственность. В частности, можно потребовать компенсацию (ст. 1515 ГК РФ). Кроме того, внесение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности позволяет выявлять контрафакт и быстро узнавать о нарушениях.
• Безопасный выход на маркетплейсы. К тому же товарный знак выделяет продукцию на фоне остальных предложений (подробнее – в статье «Дел о защите интеллектуальных прав на маркетплейсах стало больше», статье «Добросовестные предприниматели и юристы борются с контрафактом на маркетплейсах» и новости «Единогласная поддержка правообладателей»).
• Использование логотипа на вывесках и в рекламе для повышения узнаваемости бренда.
• Запуск франшизы (ст. 1027 ГК РФ).

Что можно зарегистрировать в качестве товарного знака?

Эксперт Евгений Шиманский:

По виду обозначения можно разделить на две категории: традиционные (словесные, изобразительные и их комбинация) и нетрадиционные (объемные, звуковые, цветовые, позиционные, изменяющиеся и т.д.) (ст. 1477 и 1482 ГК РФ). У каждого вида обозначения своя специфика и объем правовой охраны. Универсальной формулы нет. Поэтому выбор обозначения зависит от стратегии продвижения и защиты продукта.

При корректном оформлении заявки и предоставлении необходимых для экспертизы документов можно зарегистрировать любое обозначение.

Как проверить обозначение до регистрации?

Эксперт Евгений Шиманский:

Основания для отказа в регистрации товарного знака можно разделить на два блока:

• абсолютные основания – проверяется гипотетическая возможность регистрации обозначения без дополнительных действий заявителя. Критерии следующие: обозначение охраноспособно, не вводит потребителя в заблуждение и не противоречит общественным интересам; нет необходимости в предоставлении дополнительных согласий и иных документов (если речь идет о геральдике, объектах культурного наследия, охраняемых наименованиях алкогольных напитков в зарубежных странах) (п. 1–5 ст. 1483 ГК РФ);
• относительные основания – проверяется вероятность нарушения исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты интеллектуальной собственности третьих лиц (п. 6–10 ст. 1483 ГК РФ).

Для исключения абсолютных оснований отказа в регистрации нужно корректно оформить заявку в части указания неохраняемых элементов (описательных элементов, например «ресторан», «market», «cosmetics»). Также важно правильно выбрать товары или услуги, которые относятся к виду деятельности, и учесть перспективу масштабирования бизнеса (выбор родственной ниши или сегмента рынка). Кроме того, необходимо заранее проверить в интернете информацию о геральдике, объектах культурного наследия и охраняемых наименованиях алкогольных напитков в зарубежных странах.

Для исключения относительных оснований отказа в регистрации нужны более глубокие знания. Потребуется предварительная проверка обозначения на платформах с базами данных о зарегистрированных товарных знаках. В России такая база доступна на платформе Роспатента, за рубежом есть база Madrid Monitor.

Как получить охрану товарного знака за рубежом? 

Эксперт Евгений Шиманский:

Правовая охрана товарного знака имеет географические границы. Потому целесообразно выбрать соответствующую модель правовой охраны.

• Национальная модель. Экспертиза проводится в каждой стране отдельно в национальном патентном ведомстве. Например, для защиты товарного знака в пределах России заявка подается в Роспатент. Такой вариант подойдет бизнесу, ориентированному на внутренний рынок.
• Региональная модель. Она позволяет получить охрану в странах – членах региональной системы. Например, регистрация обозначения в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) обеспечивает охрану на всей территории ЕС.
• Международная модель. Через национальное ведомство, например Роспатент, подается одна заявка с указанием стран – участниц Мадридского соглашения и протокола. Этот вариант подойдет компаниям, планирующим выход на зарубежные рынки.

Как не допустить ошибки при регистрации и использовании товарного знака?

Адвокат Татьяна Галимарданова:

Во-первых, проверьте охраноспособность обозначения, в том числе на сходство до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками. Иначе в регистрации могут отказать (ст. 1483 ГК РФ). Рекомендую обратиться к патентному поверенному, который поможет проверить обозначение.

Во-вторых, грамотно составьте заявку на регистрацию товарного знака. В частности, там должно быть описание обозначения и перечень товаров или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация (ст. 1492 ГК РФ).

В-третьих, применяйте товарный знак в том виде, в каком он зарегистрирован, иначе его могут «отобрать». Например, если вы регистрировали обозначение в виде слов на латинице на зеленом фоне, то не стоит использовать кириллицу на красной подложке.

Что перепроверить предпринимателю, если он доверил регистрацию обозначения специалисту?

Адвокат Татьяна Галимарданова:

1. Изучите классы Международной классификации товаров и услуг, выберите подходящие под ваш вид деятельности.

2. Попросите специалиста передать вам все документы, полученные от Роспатента при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

3. Свяжитесь с экспертом Роспатента, чтобы узнать о рассмотрении заявки.

Какую сумму можно потребовать при нарушении права на товарный знак?

Адвокат Татьяна Галимарданова:

При нарушении исключительного права правообладатель может требовать возмещения убытков или выплаты компенсации (п. 4 ст. 1515 ГК РФ; статья «Компенсация вместо взыскания убытков: какими рисками чреват такой выбор» и новость «Что нужно учитывать при взыскании в пользу правообладателей убытков из-за реализации контрафакта?»).

Для получения компенсации достаточно доказать нарушение. А чтобы добиться возмещения убытков, нужно подтвердить еще и размер причиненного ущерба. Поэтому обычно требуют компенсацию.

Правообладатель сам выбирает один из способов определения размера компенсации, предложенных законом. Он может изменить свой выбор до вынесения судом решения. При этом суд вправе снизить компенсацию с учетом обстоятельств дела (постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П и от 24 июля 2020 г. № 40-П; новость «Как определяется размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки?»).

Варианты расчета компенсации

1. В размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд определяет сумму компенсации по своему усмотрению, исходя из представленных доказательств. Но она не может быть больше заявленного правообладателем требования. Учитываются характер нарушения, срок незаконного использования обозначения, степень вины нарушителя и проч. (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10).

2. В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование обозначения (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Например, суд может взыскать двойную стоимость лицензии. При этом учитываются не только заключенные лицензионные договоры, но и обстоятельства, подтверждающие их исполнение (Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П; подробнее – в статье «Лицензионный договор для обоснования компенсации за нарушение права на товарный знак» и новости «Когда суд может не принять лицензионный договор при расчете компенсации за нарушение исключительного права?»).

3. В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

За основу принимается стоимость товаров, по которой они продаются или предлагаются к продаже (п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10; новость «ВС пояснил нюансы взыскания компенсации за нарушение исключительного права при продаже контрафакта»).

К работам и услугам данный вариант расчета тоже применим (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. № С01-482/2021 по делу № А40-57497/2020).